“2015创新·知识产权强国论坛”论文集（一）：中国企业“走出去”战略实施中的知识产权问题研究
- 发布时间：2015-11-24
- 发布者：武汉知识产权研究会
杜利 曾晋 贺金
（武汉光谷北斗控股集团有限公司）
摘要：中国企业实施“走出去”战略以来虽然取得了一定成绩，但也面临着诸多困难和问题，包括对目标市场的知识产权情况了解不充分、缺乏适应海外专利申请需求的专业服务机构、缺乏合理的海外专利布局、对知识产权风险的防范意识和应对能力不足等。为解决上述问题，企业应在了解海外市场知识产权环境的基础上，分析目标市场的知识产权情况，加强海外专利布局，并构建知识产权风险预警机制，积极应对海外专利纠纷。
一、引言
随着世界经济一体化趋势的增强和中国企业自主创新能力的提高，近年来，越来越多的中国企业迈出了“走出去”的步伐，在海外开拓市场。实施“走出去”战略是适应经济全球化进程的举措，有利于合理配置资源，优化产业结构，实现经济的可持续发展，提升企业的国际竞争力。“走出去”战略实施以来虽然取得了一定成绩，但也面临着诸多困难和问题，其中知识产权问题显得尤为突出。
二、 中国企业走出去面临的知识产权问题
对目标市场的知识产权情况了解不充分
由于缺少海外知识产权信息的获取渠道，加上语言不通等因素，我国企业缺乏对目标市场区域知识产权法律环境、审查制度等信息的了解，无法确定自己的专利、商标、版权、技术秘密是否可以获得当地的保护。而且我国企业在进入海外市场前，极少会对目标市场现有的知识产权情况进行检索，不能及时掌握目标市场的知识产权保护现状、知识产权发展态势以及目标国同行业竞争企业的专利、商标持有情况，无法准确评判自身产品或生产工艺是否落入当地的专利保护范围。上述知识产权情况都与企业的“走出去”战略息息相关，稍有不慎，就会引起知识产权纠纷，进而导致高额赔偿或丧失海外市场。
缺乏适应海外专利申请需求的专业服务机构
“走出去”的中国企业在激烈的国际竞争中逐渐意识到海外专利申请的重要性，因此中国的海外专利申请量近年在逐步上升，但与发达国家相比仍显不足。据世界知识产权组织的统计，2013年我国向海外申请发明专利总量29211件，仅占我国申请人提交发明专利申请总量的3.98%，而美国、日本、德国和韩国向海外申请发明专利的总量则分别高达214072、201528、110914和63552件，占其国家申请人提交发明专利申请总量的比例分别为42.65%、42.58%、60.0%和28.43%。
造成上述情况的原因除了海外专利申请的成本尤其是翻译费用高昂外，主要是企业对海外专利的申请流程和审查程序不够了解，缺乏适应海外专利申请需求的专业人士系统指导。目前国内的涉外知识产权服务机构业务水平并不均衡，能够给客户提供系统的检索分析、申请高质量专利的知识产权专业服务机构还不多，懂产业、能力强、国际化的知识产权高端人才严重匮乏，大部分从事涉外专利代理工作的人员从业经历较短，业务水平较低，提供的专业化支持非常有限，不能满足申请人海外专利申请策略的实施需要，无法做到真正为企业“走出去”排忧解难。
缺乏合理的海外专利布局
目前我国企业海外专利布局的整体意识比较薄弱，很多企业直到遭受国外企业的侵权指控时才意识到海外专利布局的重要性。虽然部分企业已在国外申请专利，但在区域选择和专利组合等方面缺乏合理的布局规划。我国企业在海外专利申请的区域布置方面只考虑了目标国知识产权法律体系是否完善的因素，因此申请大部分集中在欧美等经济发达、知识产权制度完善但竞争激烈的国家，却忽视了是否能覆盖企业自身产品主要出口国和竞争对手产品出口国的问题。而且我国企业通常在海外为其核心技术申请了基础专利后，却没有及时对专利技术的后续研发成果和外围技术申请专利保护。由于缺乏基础专利与后续专利或外围专利的有效组合，无法获得核心技术的延续保护，一旦前期专利失效，就失去了对产品出口市场的控制；同时给竞争对手留下了回避或侵入的空间，竞争对手稍作改进即可绕过基础专利的限制，无法对抗竞争对手的市场扩张，在面临专利纠纷时也起不到制衡对方的作用，不能有效地保护己方产品和市场。
对知识产权风险的防范意识和应对能力不足
知识产权已成为发达国家的企业特别是跨国公司参与国际竞争的利器，企业之间的市场竞争已转变为以专利诉讼为核心的“专利战争”。而我国企业仅以产品出口为“走出去”战略的主要实施方式，对知识产权重视程度不够，知识产权风险防范意识薄弱，致使我国企业在快速走向国际化的过程中屡受外国企业专利钳制，越来越多的国内企业遭遇了知识产权方面的风险，包括“337调查”等贸易纠纷以及知识产权诉讼，教训和损失都是惨痛的。以美国国际贸易委员会的“337调查”为例，2009年至2014年6月，美国国际贸易委员会共发起254起“337调查”案，其中涉及中国企业的共有72起，占全部“337调查”案件的1/3。在已判决的相关案件中，中国企业的败诉率高达60%，远高于世界平均值26%。
在面临知识产权纠纷时，我国企业由于对国外的知识产权法律、诉讼程序不了解，缺乏处理海外知识产权纠纷的经验等原因，往往消极应诉。在被诉侵犯他方权利时，有的企业采取鸵鸟战术、能躲就躲，导致企业花费相当的精力和财力去发展和开拓的国际市场，只因不应诉而轻易拱手他人，最终不得不退出该国市场；有的企业虽然被动应诉，但因为不熟悉正确的维权路径，不懂得如何运用知识产权法律进行维权，加之国外律师费昂贵，应诉成本高，诉讼周期较长，很少有企业能支撑到胜诉或和解，大都以败诉告终，白白损失了本不应承担的巨额赔偿费。
我国企业在海外市场面临的知识产权风险，不仅仅是遭受他方知识产权侵权指控，还涉及己方知识产权得不到有效保护的问题。国外竞争对手常常利用国内企业海外知识产权管理的漏洞，仿制我国相关企业的专利产品。但很多国内企业在遭受海外企业侵权时往往隐忍不发，得过且过，最终错过了维护自己权益的最佳机会。
三、 主要海外市场的知识产权环境分析
世界各国的知识产权制度和审查程序等存在很大的差异，如果企业对目标国的知识产权环境了解程度不够，则会导致海外专利申请的授权率降低。因为知识产权具有地域性，国内行得通的知识产权行为并不意味着可以顺利延伸到目标国，在中国可以通过审查的专利申请，在国外可能被驳回。
目前本公司已在泰国开展业务，并计划开拓美国、俄罗斯、墨西哥、马来西亚等地的市场，因此对上述国家的知识产权制度及审查程序做简要分析。
泰国
泰国知识产权厅(Department of Intellectual Property，缩写DIP)隶属于商务部，是全面主管泰国知识产权事务的核心机构。泰国知识产权厅对发明专利和设计专利申请采用早期公开延迟审查制，对小专利采用初步审查登记制。该厅主管的知识产权领域：（1）专利，包括发明专利、小专利和工业设计专利；（2）版权，包括版权及邻接权、计算机程序、数据库；（3）商标，包括商标、集体商标、证明商标和服务标记；（4）集成电路布图设计；（5）地理标志；（6）商业秘密。泰国的知识产权信息传播工作主要由泰国知识产权厅下属的知识产权信息技术中心(IPIC)负责。IPIC建有泰、英双语网站(www.ipic.moc.go.th)，公众可以通过互联网登录其检索系统，使用英文或泰文检索泰国知识产权厅公布的专利信息。
泰国专利申请包括发明专利申请、小专利、工业设计专利。
发明专利申请：由于专利保护具有地域性，因而发明者需要在各个需要保护其专利的国家申请专利保护。在大部分司法辖区，发明者可以在首次申请专利权后一年内在其他国家请求专利保护。例如，发明者在泰国首次申请专利后一年内可以在其他国家提交相同的专利申请。
小专利：小专利为新颖的、能在工业上应用的某种产品或生产工艺。因为没有发明创造性的要求，小专利比较容易申请获得专利。但是小专利的有效保护期仅为自提交专利申请之日起10年。发明者的一项发明不能同时申请发明专利和小专利，只能申请其中一种。
工业设计专利：新型工业设计，包括手工艺品的设计者都能申请获得工业设计专利。
泰国专利保护期限：发明专利的有效保护期为自提交申请之日起20年；小专利的有效保护期仅为自提交专利申请之日起10年；工业设计专利的有效保护期为10年。
美国
美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，简称PTO或USPTO），是美国商务部下的一个机构，为发明家和他们的相关发明提供专利保护、商品商标注册和知识产权证明。USPTO的主要职能包括：（1）专利授权与商标注册；（2）为发明人提供与其专利或发明、产品及服务标识相关的服务；（3）通过实施专利与商标等知识产权相关法律，管理专利、商标以及与贸易有关的知识产权事务，并向总统和商务部长提出相关政策建议，为增强国家经济实力出谋划策；（4）为商务部和其他机构提供涉及知识产权事务的建议和帮助；（5）通过保存、分类和传播专利信息，帮助、支持创新和国家科技发展。
USPTO专利申请审批流程：（1）由发明人或其授权之人提交申请；（2）USPTO受理部门接收，确定收到日并给出申请号；（3）由申请部门进行形式审查并确定申请日，完成文件处理和数据采集，同时由权利转让部门处理涉及权利转让事务；（4）分类，按分类号将申请分配到审查部门进行审查。
审查流程主要包括：（1）形式审查和检索；（2）实质审查；（3）申请人答复；（4）再次审查；（5）做出最终决定；（6）对决定不服的可向专利申诉和抵触委员会提出上诉。
现行《美国专利法》将专利分为三种，发明专利、外观设计专利和植物专利，保护期均为自申请日起20年。
俄罗斯
俄罗斯联邦知识产权、专利与商标局是俄罗斯联邦权力执行机构，对俄罗斯境内的发明（计算机程序、数据库系统及集成电路布图设计）、实用新型、商标、特殊服务标记、地理标志及商品原产地名称给予登记、保护、批准、协调。
俄罗斯申请专利主体资格：任何自然人或法人均可以申请专利。外国申请人需要委托当地代理人或代理机构提交申请。专利需要使用语言：以任何语言提交的专利申请均可以获得申请日，但是以非俄语语言提交的专利申请需要在申请日起两个月内提交俄文译文。
专利申请的形势要求：对于PCT申请，进入国家阶段的期限是从最早的优先权日起31个月；对于直接提交的国家申请，提交的期限是从最早的优先权日起12个月。需要提交的文件包括：具有附图的说明书、申请人（一个或多个）和发明人（一个或多个）的姓名和联系方式。对于PCT进入国家阶段的申请，可以仅提供PCT申请的申请号。申请文件的俄文译文以及有关在先申请的申请号和申请日的信息可以在申请的申请日起2个月内提供。对于非PCT申请，在先申请文件副本必须在优先权日起16个月内提供。
审查程序：俄罗斯专利局对申请文件进行形式审查和实质审查。形式审查在申请文件的俄文译文提交至专利局后进行。对于正式受理的申请，必须在申请日（国际申请日）起3年内提出实质审查请求。在提出实审请求之后的一年内有望收到第一次审查意见通知书。必须在两个月内提交对审查意见通知书的答复。答复期限可以逐月延长，总共最长延长10个月。申请于国家申请日起18个月之后公布。
授权时应缴纳的费用：在发出授权通知书之后，必须在6个月之内缴纳授权登记费以及累积的年费。在缴纳费用之后，授权并公告专利。
专利有效期：专利有效期是自申请日起20年。有关药品、农业化学制品和杀虫剂的专利可以享有最长5年的专利期限延长期（补充保护证书）。
异议程序：在专利有效期内，随时可以向专利争议委员会提出异议。对于专利争议委员会的决定不符的，可以向法院提出上诉。
专利的使用：在俄罗斯，不强制专利权人必须使用获得专利权的发明。但是，如果专利权人在专利授权后4年内没有使用或没有重复使用其发明而导致市场上相应产品或服务供应不足，则第三方可被授予对于该获得专利权的发明的非独占强制许可使用。
许可和转让协议：许可和转让协议必须向俄罗斯专利局登记，否则将被认为无效。俄罗斯法律对于许可和转让协议具有若干特殊要求。
墨西哥
墨西哥工业产权局依据墨西哥工业产权法负责专利和商标的注册，以及解决涉及此类问题的争端。
在墨西哥，发明的时间与优先权的决定无关。在墨西哥，最先提起专利申请的人被认为是发明者，并成为专利所有人。
在墨西哥，商标权的取得基于注册原则，墨西哥采用商品和服务国际分类。注册商标时，应当具体提出要求保护的商品和服务及其所属类别。注册商标的有效期为10 年，在此期限内，可以无限期地延长有效期，但条件是，必须在商标注册之日起3 年内向经济部提交该商标连续使用3年的证明。
马来西亚
马来西亚知识产权管理机构为MyIPO。马来西亚专利申请人有两种审查制度可选择：实质审查制(substantive examination, SE)和简化改进的实质审查制(modified substantive examination, MSE)。SE要求对专利申请进行实质性审查；而根据MSE，如果专利申请人已在美国、欧洲、英国、澳大利亚、日本、韩国专利局获得授权，则只对相应申请的新颖性和创造性进行一致性比对，审查员只进行资格和形式审查。
详细流程：（1）申请阶段：获得申请日期以及申请号码；（2）初步审核：检查法定需求项目与文件；（3）深入审查：18个月内（PCT National Phase Entry则是2年内）必须提出这一项申请 (或者是另外提出暂缓请求，否则本申请会被当作自动放弃)，也可以要求对修改后的文件进行深入审查，但修改后的文件必须在美国／欧洲共同体／英国／澳洲／日本／韩国已经获得专利的注册成功。发明专利申请所需时间从申请日算起，需要5至8年的时间，可获得专利证书。首18个月（PCT National Phase Entry 则2年）必须提交深入审查的申请（也可在申请的同时提出），接下来需要2至4年可获得审查报告，再接下来需要1至2年可获得专利证书。
专利年限：发明20年；实用新型10年，自申请日起算，可延长2次，每次5年；外观设计5年，自申请日起算，可延长2次，每次5年。
四、 拓展海外市场在知识产权方面需采取的措施
分析目标市场的知识产权情况
企业在将产品出口到海外之前，应该做知识产权的尽职调查，通过检索掌握目标市场的知识产权情报信息，包括行业发展动态和市场竞争情况、行业内专利的分布现状和发展趋势；企业海外经营或产品出口目标地区的知识产权法律环境和制度规则、知识产权侵权判断标准及诉讼程序；主要竞争对手的市场规划、技术发展方向、专利动态和布局策略。
基于上述知识产权情报信息对目标市场进行知识产权分析和评议。围绕目标市场竞争对手的知识产权布局，仔细比对出口产品是否会被目标市场的有效专利所覆盖，是否会遭遇竞争对手的侵权诉讼，做到知己知彼，心中有数。若发现出口产品落入他方专利保护范围内，则深入了解竞争对手的专利壁垒的效用，寻求击破壁垒的途径，采取提供第三方证据或请求宣告专利无效等方式保护企业的合法权益；或对自己的产品做相应的专利规避设计，尽量绕开竞争对手的专利布局，将风险降低到最小。分析产业链中的技术焦点和技术空白点等内容，结合企业的专利现状和发展战略，明确未来专利布局的方向。
加强海外专利布局
要开拓海外市场，必须未雨绸缪，在产品出口前进行专利布局规划。海外专利布局可从以下两个方面进行部署：
（1）保护自身经济增长点上的核心技术成果
以公司自身技术含量较高、市场发展前景好的北斗智慧车机、北斗智能OBD、北斗高精度接收机、北斗手持RTK、北斗移动CORS站、北斗位置服务平台等核心技术产品为出发点，围绕其关键技术特征和在桥梁安全监测、地表沉降监测、智慧养老、智慧交通、智慧矿山等领域的主要应用方式建立核心专利保护圈。研究所属技术领域的专利，并结合北斗定位的核心技术进行充分挖掘，从技术链的各个环节提炼所有可能的技术方案并申请专利，形成专利池；对目标国家的相关专利进行跟踪检索，对重点技术的专利动向进行监控，针对关键配套支撑技术及应用扩展建立外围专利屏障，并适当向上下游扩展，通过北斗导航与位置服务产业链的专利布局增强整体保护效力。在产品研发和技术改进过程中，不断挖掘后续的研发成果并申请专利，与早期专利形成有效的专利组合，以获得技术的延续保护；根据产品的升级换代、市场需求和竞争环境的变化等及时对组合中的专利进行更新，对组合的规模和结构进行调整。通过上述措施在企业海外经营地或产品出口地构建严密的专利保护网，由此提高行业跟随者尤其是竞争对手的规避设计难度和研发成本，为产品出口提供保障。
针对公司核心技术或核心产品的海外专利布局要覆盖企业现有市场和未来目标市场区域。在本公司的现有海外市场如泰国，形成保护企业自有核心技术和产品的专利组合，通过专利巩固技术地位，降低跟随者对市场份额的威胁。在企业未来目标市场区域，包括美国、俄罗斯、墨西哥、马来西亚等国家，提前针对准备投放的产品在该区域申请专利，适当部署提前圈地性质的专利组合。
（2）抑制竞争对手的市场扩张
对竞争对手的专利进行研究，分别从专利和技术的角度看是否有保护漏洞，在竞争对手薄弱的环节申请专利；围绕竞争对手的核心专利，如导航产品中的终端和模块的专利，从不同的实现方案、效果、应用等角度进行纵向和横向的扩展，设计大量外围专利；持续跟踪竞争对手的专利布局情况，在其配套技术、可能的改进方面进行研究性开发，并抢先申请专利。根据竞争对手的产品特点、市场分布和规划情况，在细分市场和细分领域中寻找能够遏制和威胁对手甚至占据领先地位的专利部署点，围绕竞争对手产品的产业化或升级设置相应的改进性、支撑性专利；针对竞争对手未来的技术发展方向、研发资源重点投入方向和产品拓展方向铺设前瞻性专利，或站在行业制高点，预先布置与竞争对手技术或产品发展趋势相关的重要基础性专利，如导航芯片和CORS基站的专利，以便对抗竞争对手的专利围剿。通过上述措施根据竞争对手的专利申请走向，在竞争对手的海外经营地或产品出口地布设有针对性的专利，形成对竞争对手具有对抗作用或牵制作用的专利筹码，通过专利积累和布控在提升本企业竞争力的同时削弱或消除竞争对手的威胁。
针对竞争对手的专利布局应重点关注竞争对手的现有市场和潜在市场区域。在竞争对手的现有市场区域申请有效专利，可以发挥对竞争对手的限制和对抗作用，即使企业在竞争对手的市场区域没有商业活动，但当竞争对手在其他区域对企业发起专利诉讼，这些专利也可以成为对抗风险的宝贵筹码。在竞争对手的潜在市场区域，适当部署提前圈地性质的专利组合，以便在未来发挥限制竞争对手发展并对抗其专利攻击的作用。
构建知识产权风险预警机制，积极应对专利纠纷
对于海外知识产权风险，我们要做好预警工作，保护自身权益不受侵犯，同时避免被指控侵权；一旦被指控侵权，应积极应对并维护自己的合法权益。
（1）建立知识产权风险预警机制。在进入目标市场前，针对出口产品进行知识产权检索和预警分析，发现潜在问题并做规避设计，避免落入他人的知识产权陷阱；积极申请外国专利，做好海外专利布局。产品出口后，定期检索相关领域的专利动态，跟踪竞争对手的专利技术进展，对与本公司产品相关的专利进行系统分析、综合比较，若发现出口产品可能对他人知识产权构成侵权，及时进行风险预警，制定应对策略。通过对海外市场和国外竞争对手的调查和监控，及时发现并制止他人侵犯自身专利权的行为。定期对公司的专利布局进行自查评议，分析是否存在他人通过规避设计来绕开本企业专利的可能，是否能为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护，是否对企业产品或技术创新所涉及产业链中的重要环节均进行了专利布局，专利权是否稳定等，并据此调整专利布局规划。
（2）积极应对境外知识产权纠纷。当面临竞争对手的侵权指控时，应及时对原告专利和自身产品进行比对，准确分析己方知识产权是否侵权、市场状况、诉讼态势等情况，进而合理安排应对措施，收集第三方证据、竞争对手侵犯己方知识产权的反诉材料和证据或竞争对手的专利无效证据，通过积极应诉、在被诉地点提起反诉、在其他地点提起相应的侵权之诉或请求宣告对方专利无效等方式应对诉讼纠纷；即便真的构成侵权，也应争取在合法的范围内减免责任，以最大限度维护自身和行业的合法权益，保住现有市场。当发现本企业专利被侵权时，要敢于主张自己的权利，及时取证，保存证据，并积极采取维权措施，防止因此失去部分市场份额、遭受市场利益损失。