资深速评丨如何避免被商标撤三—以“陌陌”商标案为例

点评人：徐 清

单位：武汉梦知网知识产权服务有限公司

商标是商业标记，其最基础和重要的功能是区分商品或服务来源，商标的生命在于使用。商标的使用指的是商标法意义上的使用，以提供经营主体的商品流通和服务运营为目的，公开、真实、合法、持续、有效的商业使用。

关于商标的使用，我国《商标法》第六章和《商标法实施条例》第七章进行了相关规定，归纳有三：

一是商标注册申请时应以商业使用为目的。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回；

二是商标使用要规范，勿自行改变，勿仿冒假冒。商标应按照取得注册的商标样式使用，且在核定商品和服务项目范围内使用注册商标。如有修改注册商标样式或在核定商品项目范围以外的商品上进行商业使用的，不得标记注册，如需取得商标专用权，应当重新申请注册。商标注册人工商地址发生变更的，该主体名下全部商标也要及时向国家知识产权局商标局申请办理注册人地址变更手续。实践中，存在商标局将通知商标注册人答辩的文件以挂号信方式寄发商标注册地址的情形，有部分挂号信因地址不明或查无此人被邮局退回，可能影响收件人实体权益。例如，在“撤三”案件审理中，可能导致商标注册人未收到商标局发文而未能提交“撤三”答辩，进而商标被撤销注册的情况。

三是商标使用要持续，否则将面临撤销注册风险。我国《商标法》所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

“撤三”是对我国《商标法》第四十九条中，“注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”这一因连续三年停止使用商标撤销制度的简称。商标法规定商标权人实际使用和连续使用注册商标的法定义务，以及设置连续三年停止使用商标撤销制度的意义在于促进商标真实注册和使用，发挥商标的功能和作用，避免资源浪费，保持商标机制良好运行。“撤三”行为的发生，一般不是因为注册商标与在先权利产生冲突，而多是在后申请注册商标的相关权利人为清除商标注册障碍启动的常规救济手段之一，也通常作为行业竞争对手间的商战伎俩。

与商标异议案件和无效宣告案件不同的是，“撤三”案件的审查侧重点不在于双方争议焦点下确权纠纷情形的法律构成要件是否成立，而在于审查注册人提交的商标使用证据是否合规，特别是商标使用主体、商标使用形式和商品使用范围是否合规，是否在规定时间内进行了公开、合法、真实的商业使用。

目前，我国商标注册申请量和“撤三”案件申请量均逐年增加。除了巩固和扩张商业版图时积极申请注册新商标外，企业应当将同等或者更多关注度放到已注册商标的运营和维护上来。企业应当及时自检，做好已注册商标的有效状态维持。

本案中第9类“陌陌”注册商标不仅是北京陌陌科技有限公司的商号，而且是该公司最为重要的商标名称。该商标从行政撤三程序开始，经历两审终审，由最初撤销注册，到最终维持注册，小有波折终是守成。商标使用行为应当是真实的、持续的、投入到市场流通领域的行为，即注册商标权人将注册商标合法、规范地使用在核定使用的商品或服务类别上，并对外持续销售商品或提供服务，使相关公众能够基于注册商标识别提供商品或服务的不同市场主体。商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。同时，商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用。

如今，包含商标权、专利权、著作权在内的知识产权体系构建是企业借以圈地自萌、进攻对手和占领市场的工具。立足于从商业出发的角度，关于如何利用现有“撤三”制度进行商业进攻和防控，值得企业注意和思考：

关于商业防守。首先，应定期进行自有商标梳理。对于持有的已注册商标，按照权利主体情况（名称、地址变更同步申请商标备案）、权利取得方式、取得注册的年份、商标名称、核定使用类别、商标使用频率和具体使用情况存证等进行归纳，做到无形资产心中有数，且利于各类信息变动与权利维护联动管理。然后，对于核心商标和重点运营项目上的使用证据保护。注册申请时，应根据企业的商业战略和商标保护策略，规划指定使用商品项目范围，为运营保护和对抗进攻打基础；对于与企业字号相同且注册在重点运营项目上的商标，使用信息化工具或利用专人进行状态监控和重点商业发布时点商标使用证据的存证（提交公证或者利用现有区块链技术进行线上存证）；这里可能涉及企业内部多个部门联动，需要从战略上予以重视，并设立项目组或命专人积极跟进，做到核心商标保护有迹可循、有证可查，有助于后期申报项目、相关案件知名度认定或在被“撤三”时能快速有的放矢地举证保护。重点商标参照核心商标保护做法。再者，对于即将或已经注册满三年和满十年的商标，进行整体评估，其现阶段存在的目的和意义是什么，是作为联合商标或防御商标存在，还是本身具有实际商业运营价值，是否需要继续投入使用积极存证、续展、对外许可、转让或者弃用，果断作出抉择，促进有效利用企业无形资产，做好相关法律行为备案和存证。最后，循环往复，坚持定期更新。做好了前述准备，遇事不怕事，流程尽量走到底。

关于商业进攻。定期对竞争对手商标情况进行梳理，参照商业防守内容整理表单，知己知彼百战不殆。在发现薄弱环节后，利用相关商标法律制度进行重点进攻。此时需要进行战术分析，如进攻主体性质和规模、攻击哪个或哪几个、攻击点还是面、节奏如何，是否同时启动辅助方案有效达成目标，是否坚持到底等。

纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行。随着我国推进知识产权高质量发展和营商环境不断优化，企业需要跟上时代发展步伐，重视包含商标在内的知识产权保护体系建设，有效管理和利用知识产权，助力企业商业宏图。

徐  清

北京梦知网科技有限公司联合创始人、武汉梦知网知识产权服务有限公司总经理，湖北省青年企业家协会会员，民盟盟员。十余年知识产权法律服务经验，原国家工商总局商标评审委员会审查员，多次获得先进业务表彰。

作为权大师联合创始人，徐清深度参与平台产品研发和业务流程标准化规范化建设。目前负责权大师市场部、平台服务部、武汉第二总部全面工作，熟悉中国商标法、擅长各类商标行政确权业务。