知会行·学术研究 | 实用新型“不具备新颖性”的答复技巧

 作者简介    

刘念涛，武汉凌达知识产权事务所（特殊普通合伙）。

引言

自国家知识产权局制定并实施《专利质量提升工程实施方案》以来，实用新型审查部门对于实用新型的审查越来越严格，实用新型的授权率已从以往的100%降至80%以下，而国家知识产权局令第75号《关于规范专利申请行为的若干规定》进一步增加了“非正常申请专利的行为”的范围，使得实用新型的授权率进一步下降，而且有授权率降至更低的趋势。

从日常专利代理工作中发现，实用新型很少有直接下发驳回通知书的情形，开始都会发审查意见通知书，审查意见通知书的内容最多的是引用《专利法》第二十六条第三款，指出说明书未对技术方案作出完整的说明，未能达到所属领域技术人员能够实现的程度，或者引用《专利法》第二十二条第四款，指出权利要求1要求保护的技术方案不能够制造或者使用并产生积极效果，此外就是引用《专利法》第二十二条第二款，并引证对比文件来说明权利要求1不具有新颖性。

通常在发明专利实审中被审查员认定为“不具备新颖性”，可通过增加技术特征的方式对权利要求1进行修改克服缺陷，一般情况下会被审查员认定为“不具备创造性”，然后按照三步法进行创造性的答复。

而实用新型的审查意见如果按照上述思路进行修改，很快就会收到《驳回通知书》，审查员往往不会再给第二次答复的机会，更不用说不修改的前提下直接答复。因此发明人或代理人会发现发明专利的答复技巧无法用于实用新型的类似审查意见，不知道如何有理有据地对“不具备新颖性”的审查意见进行答复。

作者认为，在面对“不具备新颖性”的审查意见时，首先要考虑的是审查员的意图，然后再组织措辞有理有据的进行答复。

关于新颖性

新颖性，是指该实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利审查指南》对有关发明是否具备新颖性的审查原则规定如下：同样的实用新型是指被审查的实用新型专利申请与现有技术或抵触申请相比其技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。

在答复审查员发出不具有新颖性的审查意见前，发明人或代理人需要核实审查员评述新颖性提及的全部技术特征是否记载在对比文件的一个技术方案里；核实对比文件是否公开了本申请权利要求的全部技术特征，或者如果对比文件没有公开全部技术特征，那么区别技术特征是否属于本领域惯用手段的直接置换；核实对比文件与本申请的技术方案是否属于相同的技术领域，能够解决的相同的技术问题，并达到相同或相似的技术效果。

在进行答复时，从尽快授权的角度考虑，可以删除一条或几条从属权利要求并将其内容补入权利要求1中，或者补入说明书中有记载的技术内容作为附加技术特征对权利要求1进行限定，然后将新的技术方案从技术领域、技术问题和技术效果与对比文件进行对比：

（1）本申请的技术领域与对比文件不同。

（2）本申请说明书背景技术部分提及的技术问题与对比文件不同，或者本申请实际解决的技术问题与对比文件并不相同；对比文件无法解决本申请中的技术问题。

（3）首先，由于解决的技术问题不同，本申请与对比文件1也必然具有不同的技术效果；其次，说明书中记载的有益效果与对比文件也不相同。

（4）由于修改后的权利要求1要求保护的技术方案与对比文件不同，因此权利要求1相对于对比文件具备新颖性。

如果是一件发明专利申请，按照上述思路，基本上都能克服“不具备新颖性”的缺陷，即便仍然无法授权，下一步面对的也是创造性问题了。

但是实际情况往往是这种答复基本上不能说服审查员，运气好的话能够收到第二次审查意见，运气不好的话（实践中大部分结果）则收到驳回通知书。

实用新型的授权标准不是低于发明专利申请么？为什么发明专利申请中卓有成效的答复思路，无法用于实用新型的申请当中呢？

关于低质量专利申请

什么样的专利申请属于“低质量专利申请”，《专利法》、《专利法实施细则》和《专利法审查指南》未见有相关记载，而且国家知识产权局专利局也未发布相关规定，但是“低质量专利申请”被越来越多的人提及。我们可以参考国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心实用新型审查部的观点：“随着实用新型申请数量的迅速增加，低质量申请也有所增加。这些低质量申请并未对社会科技进步做出贡献，反而降低了公众对实用新型专利制度的信任”。

而根据网上流出的“实用新型审查部关于2013年下半年降低初审合格率的工作办法（试行）”我们可以看出一丝一丝端倪：

具有以下特点的实用新型专利申请确认为低质量申请的可能性较大：（1）非正常申请工作组提供的相关低质量申请线索，以及初步审查中积累的有关发明人、申请人、联系人（黑名单）线索。（2）申请的主题名称为生活领域的常见物品名称。（3）权利要求技术方案极其简单或保护范围过大或者是现有技术的简单拼凑。（4）说明书中发明内容、具体实施例和权利要求的内容基本相同（三位一体）。（5）说明书附图结构非常简单或不符合制图规范。（6）属于低质量申请相对集中的重点领域，例如IPC分类A、B、F部下面的一些小类。（7）短时间内集中提交的数量较大的批量申请，申请主题相近或撰写方式简单雷同，例如中小学生、医疗器械等方面的批量申请等。

针对实用新型的严格审查，还包括采用其他方式进行处理，这些方式也是近期经常碰到的一些审查意见，或者处理方式。如：（1）加强明显新颖性审查力度。审查过程中，充分利用机检推送报告以及其他线索，以明显新颖性评判为主线，严格审查；对涉嫌低质量申请的案件，必要时可主动进行明显新颖性检索；并且在一通中尽量对全部权利要求进行新颖性评述，力争发出一次审意即可驳回。（2）充分发挥专利法第26条第3款的作用。专利法第26条第3款适用面广，并且便捷有效，对于框图类申请、模块类申请、含有简单已知电路的生活类申请，以及其他情形的说明书未充分公开的低质量申请，可适当运用专利法第26条第3款进行审查。（3）加强对权利要求保护范围清楚的审查。注意做到对权利要求的全面审查，加强对限制权利要求的各项条款的使用，特别是对专利法第26条第4款的使用。对权利要求为功能性限定以及保护范围过宽的申请应严格审查，还要注意辨析是否能得到说明书的支持以及说明书中的相关内容是否符合专利法第26条第3款的规定。

而最近国家发改委、人民银行、国家知识产权局等38个部门和单位联合印发《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》，联合惩戒对象为知识产权(专利)领域严重失信行为的主体实施者。根据《备忘录》内容，知识产权(专利)领域严重失信行为包括被国家知识产权局认定为属于《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局令2017年第75号）所称的非正常申请专利的行为。

由此我们可以大胆假设：

一件实用新型专利申请收到“不具备新颖性”的审查意见，原因不是因为专利申请权利要求1的技术方案相对于审查员引证的对比文件不具备新颖性，而是审查员在审查时认定本申请为低质量专利申请或非正常专利申请，因此引用了《专利法》第二十二条第二款来下发审查意见通知书。

由于审查员在将本专利申请认定为低质量专利申请或非正常专利申请，而且不打算授权，下方审查意见通知书仅仅是满足程序的需要，因此无论发明人或代理人如何修改权利要求或者对新颖性进行答复，最终结果都是难以获得授权。

基于上述假设，我们需要重新审视我们传统思维下的答复方式：我们答复的内容不再是主张权利要求1相对于对比文件具备新颖性，而是要向审查员证明我们的专利申请既不是非正常专利申请，也不是低质量专利申请。

综上，作者认为针对“不具备新颖性”的审查意见，需要把握如下三个重要的判断基本点：

（1）申请人并非非正常专利申请的主体——“申请人”；

（2）申请人申请专利的行为并非非正常专利申请行为——“应用该技术方案的单位”；

（3）申请所要求保护的技术方案并非低质量专利申请——“发明人”。

下面结合具体的案例对上述三个判断基本点的应用进行论述说明。

案例

该专利申请要求保护一种麻板床垫，解决的技术问题是“现在市场上由床垫本体和麻板构成的麻板床垫，对它周围环境中产生的甲醛及异味不能起到吸附和净化的作用”，技术方案为“包括床垫本体、固定在床垫本体表面的麻板层，麻板层为若干黄麻纤维层叠加而成的黄麻板，床垫本体内有弹簧、环保棉和活性炭包，床垫本体的侧壁有进出气孔”，技术效果为“活性炭可吸附床垫本身和外界的有害气体，进出气孔可达到气体流通的作用，从而使本麻板床垫能够吸附室内产生的甲醛和有害气体、异味”。

审查员在审查意见中指出，权利要求1与对比文件相比，两者技术方案实质相同，并且属于相同的技术领域，能解决相同的技术问题，并能产生相同的技术效果，因此权利要求1请求保护的技术方案明显不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。

针对该审查员，代理人先按照常规思路进行了答复：

首先，对比文件1公开的是一种由防水层和硅胶垫芯构成的床垫，硅胶垫芯下面有带孔木板；而本专利申请要求保护的是一种由床垫本体和黄麻板构成的麻板床垫，黄麻板为若干黄麻纤维层叠加而成。

其次，对比文件1中硅胶垫6表面的沙漏状排气孔8与木板表面的气孔相通，气孔中部的分隔板将气孔分成两个腔体，上层的腔体内填充有过滤有害气体的活性炭，这样可以通过掀开床垫来更换，以解决现有的床垫经过长时间的使用不可避免的会吸收掉环境中的有害气体或者微小颗粒，当床垫吸收了过多的有害物质又没有办法将其有效清除，日积月累，不仅会影响睡眠质量，还会给人体健康带来的危害；而本专利申请的床垫本体1的侧壁开设有多组进出气孔5，床垫本体1内靠近进出气孔5处固定有多个活性炭包4，每组进出气孔5均位于相邻的两个活性炭包4之间，每组进出气孔5由多个气孔组排列形成，每个气孔组有两个或两个以上气孔，以解决现有的由床垫本体和麻板构成的麻板床垫，对周围环境中产生的甲醛及异味不能起到吸附和净化作用的缺陷。

进一步，对比文件1采用的是整块的硅胶垫，而且还具有由棉布和贴附在棉布上的PTFE膜构成的防水层，既然是防水层，防水的同时也会阻止硅胶垫6、活性炭和木板中水分的散发；而本专利申请使用的黄麻纤维具吸湿性能好，散失水分快等特点，整个床垫不含一滴胶水，无甲醛污染，能确保产品洁净卫生，这也是对比文件1的床垫所不能达到的效果。

最后，本专利申请的结构并不同于对比文件1，麻板层2为若干黄麻纤维层叠加而成的黄麻板，带孔木板5以及相邻的两个弹簧之间填充环保棉等技术特征也不是本领域惯用的技术手段，本专利申请的床垫在原来的麻板弹簧床垫内部加进去适量的活性炭，以吸附床垫本身和外界的有害气体，在床垫的周围面料打上进出气孔，以达到气体流通的作用，从而使本麻板床垫能够吸附室内产生的甲醛和有害气体、异味等。

在完成上述新颖性意见答复之后，代理人对能否说服审查员完全没有把握，因为该专利的申请日为2017年5月，收到第一次审查意见通知书的日期为2018年4日，也就是说申请日起快满一年才收到第一次审查意见，相较通常实用新型6-8个月收到补正通知书或授权通知书的周期，这件专利申请显然已经享受了“不同寻常”的待遇。

通过查阅申请时申请人提供的技术交底资料，以及撰写修改申请文件过程中与申请人（同时也是发明人）的沟通内容，代理人初步判断本专利申请既不是低质量专利申请，也不是非正常专利申请。

为了稳妥起见，代理人与申请人取得联系，得知在申请日一年以后，申请人生产的麻板床垫已大规模生产并销售到全国各地，并且获得诸多好评。

代理人认识到该专利不仅属于高价值专利，而且对申请人的意义不断提升，无论如何也要帮助申请人获得专利授权。

那么，如果说服审查员接受这个事实呢？

首先，要向审查员证明申请人并非非正常专利申请的主体。代理人向申请人索要了有关专利产品的宣传图册，生产厂家与申请人之间关系的相关证明文件。

其次，要向审查员证明申请人申请专利的行为并非非正常专利申请行为。代理人向申请人索要了产品生产、销售、和和使用的相关图片和照片。

最后，要向审查员证明申请所要求保护的技术方案并非低质量专利申请，代理人请申请人所要产品的零部件图片或照片，申请人将一件在售产品拆开拍照，代理人整理收集照片后依次命名为：床垫外观图，床垫局部图，床垫出气孔，床垫撕开图，床垫内部图，内部炭包弹簧图，内部炭包图以及弹簧图。

然后将上述图片和照片作为附件与答复意见一并提交。

经过上述有理有据的论述，审查员认同了作者的答复意见，于2018年5月下发了授权通知书。

结语

近年来国家知识产权局专利局频繁下发相关通知，通过多种手段打击低质量专利申请或非正常专利申请，以此来提高授权专利质量，但是对低质量专利申请的定义并没有提升到部门规章这一层面，公众也无从知晓低质量专利申请的具体定义，而相关部门对非正常专利申请开始侧重考虑申请人的动机。专利代理是一项代理他人进行专利申请和办理其他专利事务的服务，面对申请人的请求，专利代理人不可能也没有办法以涉嫌质量专利申请或非正常专利申请为由拒绝申请人，因此只能在提交申请时提醒申请人注意相关风险。

在本文中，代理人结合日常代理工作的一些经验心得，对于“不具备新颖性”的审查意见的答复，提出了一种方法，以求抛砖引玉、为同行及申请人对这一类审查意见提供答复参考思路，以提高实用新型申请的授权率。