2021年伊始，“知会行”《大家说》栏目将邀请多位知名专家以知识产权行业焦点问题为视点，抽丝剥茧、深入浅出的进行讲解与解析。也许您在立法的最前沿，一词一句就可影响整个行业；也许您只是一个普通的权利人，创业的艰难让您更加珍惜手中的“珍宝”。也许您的努力在每一个深夜，您的“战场”在庄严的法庭；也许您经历了一次又一次的实验失败，却仍屡败屡战；也许您的商品远销海外，却苦恼于假货的困扰。这些，我们都在关注；这些，您都可以在《大家说》当中找到答案。形势下，中国企业面临的知识产权纠纷频发，且数量大、风险高，呈现出形式多样、区 域集中、费用高昂、时机微妙等特点。中国企业在海外知识产权纠纷的处理上应注重短期策略与 长期战略的结合。在短期策略方面，应及时处理知识产权律师函，准确进行知识产权诉前风险评 估，采取知识产权“合纵连横”策略，并在适当时机主动进击对手。从长远战略来看，应制定并落 实企业知识产权战略，强化关键领域的知识产权布局，并在企业的重要节点上构建知识产权法律 风险预警机制。中国企业；海外知识产权纠纷;应对策略;长期战略
引言：
随着全球技术进步与经济发展方式的转变，在 世界贸易竞争的舞台上，知识产权的力量日益爆发 出来，对竞争主体与竞争格局产生着深远的影响。在此背景下，跨国知识产权纠纷日趋白热化，不仅 为参与国际竞争的商业主体所关注，也为各国政府 所关切。历经改革开放多年的高速发展，中国经济 已然在世界竞争格局中成长为一股不可忽视的力 量。尤其是当前，在以互联网产业化、丁业智能化、 丁业一体化为代表，以人丁智能、无人控制技术、量 子信息、虚拟现实、生物技术、清洁能源等为方向的 新技术浪潮下，中国经济既面临着前所未有的挑 战，也迎来了千载难逢的机遇。
以创新发展驱动中国经济转型升级，既是时代 赋予的历史使命，也是中国经济向前发展的必然之 势。转型升级意味着，中国企业将从产业链低端的
“制造者”，逐步升级为产业链中上游的“创造者”， 跨人发达国家传统的优势领域。历史的经验已经 无数次证明，一个新兴国家的发展征途从来不可能 一帆风顺，机遇永远伴随着危机与坎坷。进人21世 纪以来，特别是“一带一路”倡议的实施，中国企业 走出去的步伐不断加快，但面临的纷争也大量增 加。发达国家的科技型优势企业，依托其强大的知 识产权实力，对成长中的中国企业形成阻击之势。自特朗普担任美国总统后，以美国为代表的国家， 贸易保护主义有所抬头，以知识产权为武器对中国 施加压力。北京时间2017年8月19日上午，美国贸 易代表罗伯特•莱特希泽发表声明，宣布在涉及技 术转让、知识产权和创新的领域对中国正式启动贸 易调查，即所谓的“301调查”。中国面临的国际 知识产权形势更为严峻。在新的历史条件下，如何
拓宽思路、创新方法，充分利用知识产权规则，以应 对日益增长的海外知识产权纠纷，既关系到企业的 生存发展，也关乎着我国经济转型升级的进程。
自中国加人WTO以后，中国企业的国际化步 伐走上快车道，在国际市场上日益崛起。与此同 时，随着中国企业市场份额的扩张，在国外市场上 产生的贸易摩擦也不断增多，国外企业以知识产权 为武器频繁向中国企业发起挑战。知识产权纠纷 的增加，不仅会给涉案的中国企业带来直接经济损 失，还会严重损害“中国制造”的信誉和国际市场上 的竞争力，影响“走出去”战略的顺利实施。[2](p5)企 业面临的知识产权纠纷千差万别，不同类型的知识 产权纠纷给企业带来了不一样的挑战，呈现出差异 化的特点，也需要企业采取区别化的应对策略。中国企业在海外所面临的知识产权纠纷包括 多种类型。从纠纷所发生的地域来讲，中国企业所 面临的海外知识产权纠纷，主要发生于知识产权制 度发展较为完备的西方欧美发达国家，以美国和欧 洲最为频繁。从纠纷处理路径的角度，可归纳为两 大类，一类是通过知识产权司法途径所解决的纠 纷；另一类是通过知识产权行政途径所解决的纠 纷。知识产权纠纷传统上主要是通过司法程序解 决，也就是知识产权诉讼，但近年来通过知识产权 行政途径处理的纠纷逐步增加。通过知识产权司法途径解决知识产权纷争，是 欧美国家主要的知识产权解纷模式。其既包括知 识产权诉前的律师函警示、诉前临时禁令，也包括 知识产权侵权诉讼、无效诉讼等。知识产权司法途 径解决纠纷，不仅是许多国家主要的纠纷解决方 式，更是美国等国家唯一的终局解决方式。在美 国，无论是美国国际贸易委员会的“337调查”，还是 美国海关的边境措施，其最终的纷争解决途径都是 美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院的司法 程序。知识产权诉前解决方式主要包括知识产权律师函和诉前临时禁令两种方式。在欧美国家，律师 函是一种关涉法律相关问题的重要沟通方式，诸多 协商、告知、警示等内容均通过律师函的方式解 决。一般意义来讲，知识产权律师函是权利人以书 面、口头、网络、电传等形式向知识产权被许可人、 涉嫌侵权人等发送相关法律告知事项，并产生一定 法律效力的文件。律师函多数采用书面文件的 形式。针对一般的知识产权侵权行为，知识产权权利 人可以通过向司法机关提起民事诉讼来寻求救 济。然而，在很多国家，诉讼耗费大量的成本(经济 成本和时间成本），诉前双方的协商和解则是一种 低成本高效率的替代性方法。按照普通的流程，权 利人通常会自己或者聘请律师向涉嫌侵权主体发 出警告信或律师函，要求其停止侵权。接收律师函 的主体，会提出相应的回告或者直接停止相应的行 为。律师函的内容一般包括权利人的权利描述、涉 嫌侵权人的侵权行为描述、要求涉嫌侵权人一定期 限内停止侵权的声明、未作出相应行为的法律后果 等。如果涉嫌侵权人在收到侵权警告函或律师函 之后，对所涉侵权行为未作任何回应，那么知识产 权权利人可以向司法机关申请诉前临时禁令或者 是向法院提起诉讼程序。知识产权诉讼解决方式主要包括知识产权侵 权诉讼和知识产权无效诉讼。在不同的国家，因司 法体系的差异，知识产权诉讼存在不同的模式。例 如，美国知识产权侵权诉讼与知识产权无效诉讼都 是通过联邦法院处理。技术类如专利等知识产权 侵权诉讼与专利无效诉讼均上诉至美国联邦巡回 上诉法院，由美国最高法院终审，而德国、日本等国 则将知识产权侵权诉讼与知识产权无效诉讼分离， 分别运用民事诉讼与行政诉讼程序解决。知识产权行政途径解决纠纷，主要的方式包括 知识产权贸易调查、海关扣押等。典型的知识产权 贸易调查程序如美国国家贸易委员会的“337调 查”，主要针对进人美国市场的他国企业存在的侵 犯知识产权或不正当竞争行为。中国企业已经连续十余年成为“337调查”被调查企业占比最多的国 家。®知识产权贸易调查惯常所采取的强制措施包 括禁止令、排除令等手段，这些强制措施对被调查 企业的进出口贸易、销售等经营行为产生重大影 响，同时相比于普通知识产权司法程序，知识产权 贸易调查的程序进程更迅捷，当前为各国所广泛采 用。在跨国贸易环境下，一国产品在国际市场上流 通，无论进口还是出口，都必须要经过海关。如果 经海关查验或者经知识产权权利人举报认定通关 的商品涉嫌侵犯知识产权，海关可以采取中止商品 放行或者一定期限扣押的强制措施。当然，海关对 涉嫌侵犯知识产权的产品可以采取的措施还包括：要求离开海关区域、允许产品放行自由流通、禁止 产品进人海关区域、商品再次报请进出口等。我国企业在国际市场上的知识产权实力与评 价仍然处在一个较低的水平，遇到的知识产权纠纷 数量庞大。2017年4月27日，美国贸易代表办公室 发布的2017年度《特别301报告》，将中国列为“优 先观察名单”。®随着我国一带一路倡议的实施，中 国企业的对外贸易与对外投资会呈现出不断增长 的态势，所面临的知识产权纠纷数量也会在相当长 的时间内维持较高的水平。当前，中国企业在海外 所面临的知识产权纷争数量大、风险高，并表现出 形式多样、区域集中、费用高昂、时机微妙等特点。首先，中国企业面临的知识产权纠纷形式多 样。欧美发达国家知识产权保护水平相对较高，知 识产权纠纷的类型也更趋多样化。早期的知识产 权纠纷主要体现为诉讼方式，但近年来更多体现为 多种方式齐头并进，形成合力。知识产权权利人为 阻击外来竞争者，会首先通过律师函的方式，敲山 震虎，待收集足够的情报和信息后，再通过诉前禁 令、起诉、发起行政调查程序，甚至发动刑事诉讼程 序，多管齐下，达到威胁并促使竞争者屈服的目的。其次，中国企业面临的知识产权纠纷区域集 中。中国企业在国际市场上面临的激烈竞争主要 来自美国、欧洲、日本等发达国家，相应地，知识产权纠纷高发的地区也集中于这些区域。从当前的 国际贸易形势来看，中国已经成为美国的第二大贸 易伙伴，欧洲的第一大贸易伙伴，而美国、欧盟的知 识产权规则在全世界范围内相对更为严苛。中国 企业进人这些区域面临的知识产权风险必然会更 大，随之也带来了更多的知识产权纠纷。当然，随 着一带一路倡议的实施，中国企业与一带一路沿线 国家的贸易往来与投资规模都会快速提升，今后与 相关发展中国家的知识产权纠纷发展，势必成为我 们关注的重点之一。再次，中国企业面临的知识产权纠纷费用高 昂。欧美发达国家因其严格的知识产权保护规则， 在知识产权许可、侵权赔偿方面也具有领先的标 准。同样，在欧美国家知识产权纠纷产生的成本也 是其他国家所无法比拟的。以美国为例，美国法院 一项知识产权侵权诉讼的律师费用一般是500万美 元左右，而一项“337调查”的律师费也在200万美 元左右。超过千万美金的律师费用在知识产权诉 讼中司空见惯。另外，应诉主体还需支付一定数 额的诉讼费。尽管该部分费用在胜诉后可能会由 对方承担，但如此高昂的律师费用与诉讼成本，让 很多成长中的企业不堪重负，可能会导致企业财务 状况的迅速恶化，给其造成巨大的应诉压力。最后，中国企业面临的知识产权纠纷时机微 妙。知识产权诉讼不仅仅是一种打击竞争对手的 手段，更是一种胁迫和获取收益的方式。尤其是当 前非专利实施实体(NPEs)在全球范围内的兴起，知 识产权已经成为一种专业化的盈利方式。对于成 长型企业，在公司融资、公开发行股票、重组、收购 等重要时期，知识产权权利人会趁此机会提起知识 产权诉讼或启动知识产权行政程序，逼迫对象企业 以其提出的高价格条件达成和解或是签订授权许 可协议，获取额外的收益。进人新世纪以来中国企业走出去的步伐不断 加快，在国际市场上逐步形成了自身的优势。但我
国技术发展较为滞后，面对西方发达国家技术优势 的竞争时，往往处于落后与被动的局面。因此，中 国企业在海外所遭遇的高频次知识产权纠纷，有其 必然性，也难以避免。在可预见的一定阶段而言， 中国企业面临的海外知识产权纠纷将不可避免，这 也是中国企业创新发展，走向强大的过程中必经的 风雨。端正心态，中国企业需要坦然面对国际市场 上所遭遇的知识产权纠纷，以合理的策略应对纠 纷，以适当的方式处理纠纷，以富于远见的战略规 划企业、行业的长远发展以减少纠纷。在海外知识 产权纠纷高发的当下，中国企业首先需要以合理的 短期策略应对并处理海外知识产权纠纷。基于知识产权纠纷易发多发的特点，在欧美国 家，知识产权律师函的使用频次非常高，向涉嫌侵 权的对象发送律师函是国外企业进行知识产权维 权惯常使用的方法。律师函的正确利用可以为后 续的知识产权纠纷处理打下良好的基础，也能为企 业赢得后续的主动。在知识产权律师函的处理上 有几个需要注意的问题。第一个是律师函要及时 应对。在很多国家，包括美国、德国等，针对知识产 权故意侵权都规定了非常高额的惩罚性赔偿金，如 果在收到权利人有关知识产权侵权的律师函以后， 涉嫌侵权的主体未予回复，或未按照要求回复，在 后续的知识产权诉讼或者行政处理程序中一旦被 认定为侵权，则会被认为是故意侵权，将会承担加 重责任。对律师函的及时处理还能为企业赢取宝 贵的时间，及时与相关方沟通，了解侵权的可能性， 以及对方的权利状况与意图，为后续的谈判、和解、 应诉收集足够的信息。第二个需要注意的是，企业 在接到律师函后，应当及时与合作方、上下游代理 商沟通，避免相关协作方因不了解情况而产生恐 慌，影响正常的合作秩序。针对权利人向合作方已 经发出的律师函，需要作出正确合理的解释，对于 未发律师函、警告函的，还需要做好说明和预防工 作。第三个需要注意的是，企业在收到对方发出的 律师函后，应当着手开始准备丁作。首先，需要及 时核实涉嫌侵权产品的生产、销售情况，相应的文 档、电子数据的保存情况，并及时固定相关的资料 作为后续纠纷应对的证据材料;其次，要对对方自 然人或企业的基本情况进行摸底，了解其在行业中 的地位，查询并分析其据以主张的权利状态、有效 性如何;最后，还要摸清对方是否仅针对自己发送 了律师函，同行业的其他主体是否也收到了相同或 类似的律师函，以确定是否需要进行联合应对。由于知识产权纠纷费用高昂，在启动正式的司 法程序之前，应当进行全面充分的评估，避免无谓 的损失。企业在收到律师函或者警告函以后，需要 尽快启动相关的侵权风险评估丁作，以为后续的纠 纷做好策略应对准备。企业专利诉讼战略的根本 动机是通过司法手段，战略性运用专利获得利润最 大化。在遭遇知识产权侵权风险时，应当做好 自身侵权风险与对方主要依据的评估，做到“知己 知彼”，从容应对。当然，知识产权诉前风险评估具 有较高的难度。一方面由于知识产权本身的无形 性特征，以及其边界模糊性特点，在侵权的判定上 会存在较大的认定差异，即使司法机关面对同样的 问题也很难作出完全一致的判定。著作权侵权判 定涉及思想表达的二分，商标权侵权判定涉及相似 与混淆的判断，专利权侵权则不仅要对权利要求做 出解释，还要进行相同与等同的甄别，而商业秘密 本身就需要对其构成进行综合判断。另一方面，知 识产权侵权的赔偿额度、诉讼成本很难把握，一般 需要结合双方的证据进行充分的判断。因此，在诉 前对知识产权侵权风险进行评估需要掌握充分的 资料，具备充足的判断能力。尽管诉前的知识产权风险评估存在很高的难 度，但在出现了知识产权侵权可能时，还是需要对 几个核心的问题进行判断，以把握总体的应对方 略。首先，需要对知识产权权利的有效性作出评 估。对于侵权指控，一个前提性的问题是，所据以 主张的权利应当是合法有效的，否则“皮之不存，毛 将焉附”。如果能够对知识产权权利的效力提出质 疑，无疑是釜底抽薪之策。对于著作权，需要判断 是否具有独创性;对于商标权，要看是否在注册以 及续展的合法有效期内，是否有法定无效的理由；专利权则需要判定是否符合专利授权的“三性”要 求，是否存在可能无效的现有技术。对于处在关联 行业的被控侵权人来讲，其对本行业的发展以及本 领域的技术现状都有比较深人的了解，可以在全面 检索本领域相关作品、标识、技术的基础上，结合技 术人员与法律专业人员的观点进行综合判断。其次，还需要对后续诉讼的进程有一个合理的 评估，包括对诉讼和解的前景，以及和解赔偿金的 可能范围作出初步判断。这需要建立在对发起知 识产权诉讼或提起知识产权行政程序的当事人的 身份及其目标判断的基础上。如果是存在竞争关 系的企业，其发起诉讼的战略遏制意图就会更明 显，相应地双方和解的可能性会更低;如果是NPE 或非竞争关系企业，其通过诉讼获取直接收益的目 标更明确，在和解谈判与和解策略上就需要考虑其 特殊性。最后，涉嫌侵权的对象企业在诉前需要对后续 纠纷可能对企业带来的市场影响进行综合判断。一个有利的知识产权诉讼，可能会为企业在行业树 立标杆地位具有正向的促进作用，例如华为、中兴 通过知识产权诉讼的胜诉不断宣告其崛起的态势， 而负面的知识产权诉讼、旷日持久的诉讼过程会严 重影响企业的声誉，或是阻滞企业的扩张战略，甚 至影响企业的正常经营，这样即使最终赢得诉讼或 取得和解，但输掉了市场，对企业来讲也得不偿 失。因此，针对不同的市场前景和企业的不同发展 阶段，对于不同的纠纷，企业需要作出适当的判断， 合理选择诉讼策略，以实现最终为企业发展服务的 总体目标。中国企业的科研实力与研发水平相对于欧美 国家，在很多领域处于较为弱势的地位。单个企业 在市场竞争中往往“势单力薄”，尤其在实力弱势的 情况下，容易处于被动地位。企业在面临知识产权 纠纷时，可以借助外部的力量，通过与其他企业的 联合，实现在纠纷处理上的困境突破。以早期的思 科诉华为案为例:2003年1月24日，世界最大的网 络及电信设备制造商思科系统有限公司宣布对中 国华为技术有限公司及其子公司就华为侵犯思科 知识产权向美国得克萨斯州东区联邦法院提起法 律诉讼，指控华为非法抄袭、盗用包括源代码在内 的思科IOS软件，抄袭思科拥有知识产权的文件和 资料并侵犯思科其他多项专利。_33)作为当时世界 上第一大电信设备制造商，思科公司在技术实力和 市场规模上都要远胜于作为后起之秀的华为公 司。华为是一家典型从贸易起家，然后做代丁，最 后才开始自行开发的企业，而思科则是自始以技术 起家的公司。_15-16)从技术积累的角度来讲，华为 显然处于较弱的地位。在此背景之下，业界普遍对 华为的前景表示担忧，即将开打的旷日持久的专利 战，势必会对华为公司的成长造成影响。但2003年 3月20日，案件的进展出现转机，华为公司与同行 业内的另一家领先企业3Com公司成立了合资公 司，共同抵御思科的攻击。并且3Com公司的首席 执行官在思科诉华为的案件中作证，为华为公司背 书。在多措并举的前提下，思科公司于半年后中止 了对华为的诉讼，并且双方开始寻求和解。2004年 7月28日，双方达成和解，法院终止思科对华为的 诉讼，结束了持续一年半的诉讼。™l2)本案的全面 和解，使得华为在处于被动局面的情况下，取得反 转，在行业内获取了声誉，并赢得了合作伙伴。在 本案的诉讼进程中，华为公司通过与同行业的其他 领先企业达成合作，增强了自身的实力，弥补了技 术之不足。另外，在知识产权纠纷处理进程中，企 业不仅可以与同行业内其他公司合作，还可以通过 与上下游企业之间的协作，以实现对自身力量的 补足。中国企业在面临海外知识产权纠纷时，在所采 取的“合纵连横”策略中，一个非常重要的途径就是 依托企业所在的行业协会，通过行业协会的支持， 提升应对知识产权纠纷的能力。2015年12月国务 院发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国 建设的若干意见》指出（以下简称《意见》），要加强 重点产业知识产权海外布局规划，拓展海外知识产 权布局渠道，完善海外知识产权风险预警体系，提 升海外知识产权风险防控能力，加强海外知识产权 维权援助。针对中国企业海外知识产权纠纷应对 能力不足的问题，在总结经验教训的基础上，《意 见》明确提出了建立企业海外知识产权支持体系， 其中行业组织的作用不可忽视。“无汞电池” 337调 查案就很好地体现了行业协会在企业知识产权纠 纷处理上的重要作用。2003年4月28日，全球最大 的电池生产企业美国劲量公司及子公司向美国国 际贸易委员会提交申请，以其第5464709号专利受 到侵犯为由，要求对我国大陆地区、中国香港，及日 本等国家和地区生产的无汞碱锰电池、组件及同类 产品的24家企业展开337调查。我国内地涉案企 业有宁波豹王电池有限公司等7家企业。在此情况 下，中国电池工业协会挺身而出，组织涉案的7家内 地企业，并动员行业内的力量，组成由18家企业参 与的联合应诉组，积极协调国内外律师和该领域的 专家应诉，并合理分摊诉讼过程中产生的各种费 用。经过多方协同努力，涉案企业通过利用原告专 利权利解释不符合美国《专利法》第112条关于专利 确定性的要求，提起该专利无效，最终美国法院经 审理，裁定劲量公司的涉案专利权无效，历时6年的 337电池案以中方完全胜诉而告终。[8]_中国企业面临的海外知识产权纠纷往往牵涉 利益巨大，成本高昂，对于某一家企业来讲，会产生 很大的参与困难。面对海外市场“行业联盟”的知 识产权竞争手段，中国企业只有结成联盟，共同进 军海外市场，抵御知识产权风险，才能最大程度维 护我国国家利益和企业自身权益。“行业联盟”不但 能在内部通过交叉许可形成知识产权共享发展机 制，而且可以发挥集体理性协调个体利益，从而降 低各自成本，共同应对海外市场遇到的知识产权问 题。[9]区域性与全国性的行业协会组织将为企业 走出去提供大力支持。以四川省为例，为应对企业 海外知识产权纠纷，四川省建成了企业海外知识产 权维权援助平台，将专利维权援助服务延伸到海 外，为“走出去”的川企提供相关知识培训和咨询服 务、帮助协调境内外相关机构及开展境外知识产权 侵权预警，提升企业的知识产权纠纷应对 能力。目前，中国企业在海外所面临的知识产权纠 纷，尤其在欧美等发达国家，大部分处于被告或被 控侵权人的地位。因此，中国企业在海外知识产权 纠纷中的角色，大多属于被动地位。但知识产权诉 讼经常会被作为一项策略性进攻手段使用，尤其在 企业发展的重要节点，如果企业一直处于被动，会 给其埋下较大的风险隐患。企业在面临知识产权 侵权指控时，如果发现知识产权权利人的权利存在 瑕疵，或是本企业被控侵权产品、服务并未落人权 利人保护范围，则可以主动出击，化被动为主动，取 得知识产权纠纷处理中的相对优势地位。作为被控侵权人的中国企业，在收到知识产权 权利人的律师函或者警告函后，通过对权利人的知 识产权权利进行检索分析，并与本企业的被控侵权 产品或服务进行比对，可以分别采取如下措施。首 先，如果被控侵权产品或服务实际上并未落人知识 产权权利人的保护范围，被控侵权人可以提起确认 之诉，请求司法机关依法确认其并未侵犯专利权， 化权利人的侵权“威胁”于无形。其次，如果发现知 识产权人的权利存在无效可能，则被控侵权人可以 向知识产权主管部门或者向司法机关提请确认权 利无效。最后，在专利侵权纠纷中，如果被控侵权 人发现专利权人的权利不具有实施可能性，那么被 控侵权人可以向专利主管机关或者司法机关提请 确认专利不可实施。在遭遇知识产权权利人的“攻 击”后，被控侵权人可以找到对方的薄弱环节，主动 丨1丨丨击。广州奥翼电子科技有限公司（简称“奥翼电子 公司电子纸”专利纠纷即是典型一例。奥翼电 子公司是一家从事电子纸研发、生产、销售的公 司。2012年初，奥翼电子公司的电子纸产品进人欧 洲市场。2012年11月2日，总部设在美国的竞争对 手E-Ink公司向德国曼海姆地区法院提起诉讼，指 控由奥翼电子公司提供电子纸材料的德国Trekstor 公司生产的“Pyrus”系列电子书阅读器，侵犯其拥有 的EP1231500、EP1010036两项德国专利权。E-Ink 公司在电子纸领域一直处于垄断地位，奥翼电子公 司通过研发新技术、开发新产品，打破了其垄断地 位，使电子纸的价格下降了约50%。E-Ink公司由 此发起“攻击”。针对E-Ink公司的指控，奥翼电子 公司委托“Bird & Bird”欧洲律师事务所积极应诉。2013年2月，奥翼电子公司向德国曼海姆地方法院 提出答辩意见，并同时向德国联邦专利法院对E- Ink公司的两项专利提出无效宣告请求。经过2年 多的较量，2014年12月和2015年2月，德国联邦专 利法院先后两次开庭审理了奥翼电子公司提出的 针对E-Ink公司两项专利的无效宣告请求，并分别 于庭审当天作出判决，判决涉案的两项专利因不具 备创造性而无效。[ll](pl2)由此，奥翼电子公司有力地 阻击了 E-Ink公司的进攻，也树立了其在行业内的 地位。在海外知识产权纠纷中，中国企业通过主动反 击，一方面可以在诉讼中占据主动的地位，另一方 面也可以在诉讼进程中获取和解优势地位。如果 一味地被动式应诉，在被控侵权的情况下，中国企 业往往会忌惮于知识产权诉讼可能会带来高额的 侵权损害赔偿，故而在诉讼和解谈判或是庭外的许 可谈判中处于被动，被迫接受对方的不合理条件。企业在抓住了对方的薄弱环节后，通过主动反击， 可获取相对优势地位，进而获得对企业有利的 结果。
海外知识产权纠纷应对，企业不仅要立足于当 下的参与策略，更应注重长远的战略规划。2008 年，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，将 知识产权上升到了国家战略的层面。党的十八大 提出了创新发展的总体勾画，知识产权战略成为国 家创新发展的行动纲领。为深人实施国家知识产 权战略，加快建设知识产权强国，国务院印发了《国 务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干 意见》《深人实施国家知识产权战略行动计划 (2014-2020年）》和《2016年深人实施国家知识产 权战略加快建设知识产权强国推进计划》。创新发 展规划与知识产权强国建设一脉相承，核心目标在 于推进国家创新发展，提升企业、公众创新能力，实 现中国经济转型发展。只有社会总体创新水平的 提高，才能推动企业在创新发展的过程中强化自身 的创造、研发能力，进而在发展壮大的过程中具备 抵御知识产权风险的能力，具备参与国际市场竞争 的核心技术实力。因此，在国际市场竞争中，中国 企业要想改变知识产权纠纷应对的被动局面，需从 技术实力提升与管理运营能力的提高人手，注重长 远的战略规划。2011年和2013年，国务院分别发布了《国家知 识产权战略实施推进计划》。从国家层面来讲，知 识产权战略规划有助于确立发展方向，为具体的政 策制定、行政执法、司法保护提供指南。具体到某 一家企业，也需要从长远发展的角度制定企业发展 层面的知识产权战略并付诸实施。受创新发展层 次与技术研发实力的局限，总体来讲，我国企业普 遍缺乏自主知识产权战略意识，大多处于粗放式发 展的模仿阶段，面对国外在一些重要的高技术领域 已对中国企业形成包围态势，我国企业没有深人分 析并制定相关知识产权战略，没有在国外先进技术 基础上进行进一步创新，对法律环境和知识产权现 状没有深人调查和通盘分析。_58)企业需要具备知 识产权法律意识，以研发能力提升与产业发展规划 推动企业整体的知识产权竞争水平与实力。企业 需要从两个方面着手制定适合自身发展的知识产 权战略并付诸实施。第一个方面，企业需要对自身 的创新与研发能力有准确的定位，并能准确研判市 场发展的趋势，未雨绸缪。不同的企业有不同的差 异化竞争优势，对处于产业链低端的代丁生产企业 或是无技术门槛的制造型企业来讲，其主要的关注 点在于企业生产的成本与价格优势。涉及知识产 权方面的技术基础，要么依赖于上游供应商的支 持，要么依赖于代丁委托方的授权。此类企业在知 识产权战略的长远规划上未予着力，从当前来看并 无为知识产权护航的“燃眉之急”，实则埋下了隐 患。我国企业曾经在DVD专利授权上受过的教训 依然会重演，当前LED照明等下游制造企业一旦面 临知识产权危机，将严重危及其生存。作为电子产 品代工企业龙头的我国台湾地区鸿海集闭，包括旗 下的富士康集闭，则是知识产权战略运营长远规划 的正面典型。鸿海集闭一直注重开发新技术，在知 识产权战略制定上确立了企业从制造到“智造”的 长远规划。以专利为例，截至2014年，鸿海集闭已 在全世界申请专利累积数据量超过12.84万件，在 全球范围内获得授权的专利超过6.43万件。[12_在 长期的企业知识产权战略规划指导下，鸿海集闭步 步为营，不断强化专利布局，形成了能与国际大型 企业抗衡的实力，在制造业转型升级过程中获取了 主动。另一方面，企业需要形成贯彻执行企业知识产 权战略的组织架构，并能形成知识产权战略执行的 管理体系。知识产权战略最终能否发挥实效，重在 执行与落实。为企业全面提高知识产权创造、运 用、保护和管理水平，应当将企业知识产权战略融 人企业技术开发、生产经营管理、市场营销战略的 路径与实现机制中。[|3]_-32)现在很多创新型企业在 专门的知识产权部门之外，设立的企业层面的知识 产权战略委员会，就是一种具备全局视野的知识产 权战略制定与实施管理协调机构，有利于将企业知 识产权战略落到实处。(二)强化布局以提高企业知识产权法律风险 应对能力。企业要在国际市场竞争中立足，需要具备应对 知识产权纠纷的能力。而应对知识产权纠纷能力 的高低取决于企业所拥有的技术研发实力，以及转 化为知识产权权利的管理与运营水平。在此层面 上，企业的知识产权布局显得尤为重要。企业强化 知识产权布局，需要首先对所在行业的知识产权与 研发水平有总体的掌握，认识到技术的突破点在何 处，如何才能绕开或是跨越已有的知识产权壁垒。技术创新在很大程度上以累积性创新为主，突破性 创新为辅。对已有技术的了解可以让企业站在技 术的前沿，提高研发的效率与精准度。同时，对于 通信等领域，知识产权的价值更多体现在纳人标准 后的效益上。针对此类行业的知识产权布局，还需 要关注和参与行业标准的制定，将企业的技术研发 重点投人到标准相关专利的开发与申请。在文化 出版领域，结合互联网条件下的媒介融合特点，企 业应当注重对核心版权资源的多渠道与多形式延 伸，将企业的版权资源依托互联网传播方式，在文 字、语音、视频、动画、游戏等领域进行拓展，扩大版 权作品的来源渠道。对于商标申请，企业应当注重 商标品牌的深度培育，在防御性商标的注册保护方 面，注重相关类别的商标注册布局，防患于未然。当然，知识产权布局的优化，需要企业在经营 及市场竞争过程中，根据市场状况及时调整，以形 成有利于企业创新发展的知识产权基础。当前，我 国正在实施“一带一路”倡议，对企业来讲，既是机遇 也是挑战。从企业参与国际竞争以及提升自身技术 实力的角度来讲，需要不断提高知识产权数量并优 化其布局。我国企业在国家“一带一路”倡议实施 过程中，更要在沿线国家尽可能多地进行专利布 局，以参与沿线国家的市场竞争并争夺优势地位。应对风险的最佳策略是提早识别风险。在走 出去的过程中，中国企业如何提早识别知识产权风 险以提前规避，显得十分重要。在企业对外扩张的 过程中，对知识产权风险的研判需要针对潜在的知 识产权风险，全面分析产品涉及的知识产权信息， 做出防范。企业应加强对产品的整个生命周期进 行知识产权分析监控，分析产品涉及知识产权类 型、数量、地域分布和相关权利人。根据不同类型 的知识产权、不同权利人、不同国家制定不同的知 识产权风险规避策略。[_|252-|256)应对海外知识产权 纠纷的成本十分高昂，对风险的评估与预判可以为 企业设计好规避知识产权侵权的方案，从而降低企 业的成本支出。企业在开拓海外市场之前，需要高度重视专利 预警丁作。对欲出口的产品或技术涉及的专利进 行充分的检索，如若发现有侵权隐患，应出具风险 评估报告，制定应对措施。比如，修改产品或设计， 或者与相关专利权人提前沟通，争取以最小的成本 或代价规避诉讼。企业领导层要提高知识产权保 护意识和风险意识，通过企业内部的法务闭队或者 聘请外部的专业人员等方式，对目标市场的知识产 权制度和市场规则进行充分的调研，做到既要知己 知彼，又要在拓展市场时避免侵权风险。再者，要 有专项资金应对潜在的知识产权诉讼，国内企业可 以参考国外企业的做法，拿出目标市场销售额的 3%用以应对知识产权诉讼和风险防控等。[|_0)在 企业并购过程中，尤其要注意知识产权风险的防 范。通过知识产权法律风险评估，对目标企业中的 “或有事项”，如有关知识产权的未决诉讼、仲裁或 索赔，行政处罚，有无违反知识产权相关法律、法规 的规定或国家利益、社会公共利益的情形，形成是 否合理、可控、可防，如何防控以及防控成本的评估 意见，为制定收购项目知识产权法律风险控制策略 提供客观依据。[_42-56)企业的知识产权风险预警应 当尤其注重结合目标国的法律规则和制度进行研 判，通过建立相关的数据来源，动态监控企业知识 产权问题，为企业提供精准有效的技术发展路线与 产品研发方向，在关键的海外市场拓展及海外并购 过程中做好把关丁作。[1] 孙韶华，夏思宇.美301调查挑起对华贸易战：或对我通信设备等造成影响，专家称可诉诸WTO并 准备反制措施[N].经济参考报,2017-08-21 (1).[2] 徐家力，邵琰.企业如何应对海外知识产权 纠纷[N].光明日报,2016-10-3(5).[3] Knobbe Martens, Patent Judgments and Awards - Merck Ordered to Pay $14 Million in Attorneys? Fees to Rival Gilead After a Patent Infringement Trial Involving Hepatitis C Drugs, JDSUPRA, August 5,2017. http:// www.jdsupra.com/legalnews/patent- judgments- and- awards-merck-98759/.[4] 曹勇，黄颖.基于博弈模型的企业专利诉讼 战略研究[J].情报杂志，2011，（9).[5] 胡钢.案件事实篇——解读思科诉华为案[J]. 电子知识产权，2003 (4).[6] 张明，路风.思科诉华为：对中国企业技术能力 成长和政府政策的思考[J].国际经济评论，2003，（4).[7] 王海燕.迫在眉睫：知识产权的战略性威胁 一思科诉讼华为案的启示[J].广东科技，2007，（5).[8] 潘灿君.美国337条款对我国海外知识产权 纠纷援助机制的启示[J].电子知识产权,2011，（5).[9] 陈星星.浅析我国企业海外知识产权战略的 构建——基于华为案例的引申思考[A].中国知识产 权法学研究会2015年年会论文集[C].[10] 熊筱伟.我省将专利维权援助服务延伸到 海外——企业海外知识产权维权援助平台年内建 成[N].四川日报，2017-4-20(1).[11] 杞人，奇志，等.广州奥翼:一次海外知识产 权博弈完胜的经历[N].科技日报,2015-4-10(12).[12] 王海艳.郭台铭谋的专利布局：鸿海从制造 到智造[N].南方都市报,2014-5-23 (5).[13] 冯晓青.企业知识产权战略[M].北京：知识 产权出版社,2015.[14] 卢思，蔡然，等.跨境电子商务企业海外知 识产权风险管理初探[A].第13届中国标准化论坛 论文集[C].[15] 姜旭.要对海外知识产权纠纷保持高度警 惕!——访鼎智顾问管理公司董事长刘翰伦[N].中 国知识产权报，2017-7-19 (10).[16] 黄清华.海外收购知识产权法律风险评估 方法研究——以专利收购为重点[A].专利法研究 (2012)[C].
金明浩教授系为教授，博士生导师，武汉工程大学法商学院院长。湖北省法官检察官遴选委员会委员。湖北省知识产权研究会常务理事、湖北省法学会法学法律专家库成员、湖北省知识产权局和武汉市知识产权局专家库专家。武汉知识产权研究会副会长、武汉市知识产权服务协会副会长、武汉东湖新技术开发区知识产权服务业协会会长。“全国专利信息领军人才”、“全国知识产权百千万人才工程百名高层次人选”、“全国专利信息师资人才”、武汉市“黄鹤英才”（知识产权）。曾参与国家和湖北省知识产权战略纲要制定工作。主持国家社科基金、国家软科学项目3项，教育部人文社科项目、中国法学会项目、湖北省社科基金项目、国家知识产权局等省部级、厅级项目20余项，曾参与国家和湖北省知识产权战略纲要的制定。获省部级成果等奖4项,出版专著2部，参编教材2部，发表学术论文30余篇，其中1篇文章被《新华文摘》全文转载，4项学术成果被省政府决策采纳。
