“2015创新·知识产权强国论坛”论文集（三）：在先使用并有一定影响的未注册商标保护研究

在先使用并有一定影响的未注册商标保护研究

——《商标法》第59条第3款的理解与适用

袁 满*

（华中科技大学法学院）

摘  要：在实践中《商标法》第59条第3款缺乏可操作性，如何理解与适用该条款具有重要意义。本文较细致地论述了商标先使用权的性质与构成要件，特别是对“原使用范围”的界定提出了不同的见解。在商标注册人申请商标注册前，将商标用于哪一商品类别和商品名称就是其“原使用范围”，取得商标先使用权后，只能在这一商品类别和商品名称上继续使用商标，否则即超出“原使用范围”。但如果在先使用人将商标继续使用在其他既不相同也不类似的商品类别和商品名称上，除非注册商标是驰名商标，否则不构成侵权，也不属于超出“原使用范围”，甚至在先使用人可以将该商标在其他商品类别和商品名称上申请注册。

关键词：商标先使用权；具有一定影响；原使用范围

根据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第8条的规定，商标是指任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。由于我国实行的是商标注册确权制度，因此商标专用权必须通过商标局审查核准、注册公告后方可取得，这与商标法“为了加强商标管理”的立法宗旨不无关系。而未注册商标是指未经商标局审核注册的商标。在我国未注册商标的法律地位与注册商标的法律地位不可同日而语，对未注册商标的法律保护力度明显弱于注册商标。然而现实生活中很多商家通过在商品或服务上使用未注册商标，发挥标示商品来源、广告宣传和品质保证等作用。随着市场经济的发展，越来越多的未注册商标经过市场竞争的洗礼，由一个符号标志变成具有经济价值的无形资产。2014年5月1日第三次修改的《商标法》正式实施，其在一定意义上确认了未注册商标的法律地位及权益范围，实乃里程碑意义的突破。新《商标法》一方面对学界和司法界争议不断的未注册商标的法律保护给予了肯定，化解了商标注册确权制度的部分弊端，另一方面也加大了对于诚实经营者合法权益的保护力度。

本文重点讨论在先使用并有一定影响的未注册商标法律保护问题。值得注意的是，在实践中凡是符合商标构成要件的标志都可以作为未注册商标在先使用，例如符合商标构成要件的商品特有名称、包装和装潢、字号、商业外观、域名等^[1]，故本文不再细分论述。在先使用并有一定影响未注册商标是指商标注册人申请商标注册前，未注册商标人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用的与注册商标相同或者近似的商标。因为该商标经过未注册商标人诚实经营积累了一定的商誉，且它在先使用时并未对之后的注册商标所凝结的商誉“搭便车”，所以虽然商标被核准注册后，注册商标人享有了商标专用权，但是根据《商标法》第59条第3款的规定^[2]，“注册商标人无权禁止在先使用并有一定影响未注册商标的使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

一、《商标法》第59条第3款的性质

笔者认为该条款保护了商标在先使用人的合法权益，有学者将其称为“商标先用权”^[3]，也有的学者将其称为“商标先使用权”^[4]。这些名称叫法不是法律规定的而是学理上的称谓，故不做讨论，与此相比，更为重要的应是对该权益性质的认定。笔者认为依据《商标法》第59条第3款的规定，商标在先使用人享有的并不是商标专用权，也不是民法所规定的某种类型的权利，而是因其在先使用故受到法律所承认和保护的一种法律利益即法益。商标在先使用人是不能主张他人商标侵权的即不享有绝对权，只能提出自己不侵权的抗辩，并且在原使用范围内继续使用该注册商标，与此同时可能会附有一定的限制条件（即被要求附加适当区别标识）。笔者为了下面行文的方便，将此法益称为商标先使用权。

另外，《商标法》第59条第3款属于对注册商标专用权的限制条款。其实《商标法》第59条共有三款规定，均是针对注册商标专用权限制的条款。第一款规定了叙述性合理使用，第二款是功能性合理使用，第三款为商标先使用权^[5]，在这三种情况下他人使用商标，商标注册人无权禁止。

二、商标先使用权的构成要件——《商标法》第59条第3款的适用

在我国使用商标是不能取得商标专用权的，但如果符合《商标法》第59条第3款的规定的要件是可以取得商标先使用权的。商标先使用权的适用应满足以下几个要件：

（一）具有在先使用的客观事实

1、必须同时满足两个“先于使用”的时间条件，即在先使用人先于商标注册人申请商标注册前使用商标并且先于商标注册人使用商标。

这里强调在先使用的时间是在申请商标注册之前，而并非商标被核准注册取得专用权之前。申请商标注册到商标被核准注册这段期间，使用注册商标的行为并不构成商标专用权侵权，如果这段期间他人将相同或者近似的商标在同一种商品或者类似商品上使用并具有一定影响，此时能否适用《商标法》第59条第3款的规定，在原使用范围内继续使用商标？笔者认为不能，理由有二：一是因为该条文明文规定在先使用的时间为他人申请商标注册前；二是我国《商标法》实行申请在先原则，《商标法》第31条的规定：“……同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”如果允许被驳回申请的未注册商标人适用《商标法》第59条第3款的规定，取得商标先使用权并继续使用商标的话，就违背了我国鼓励商标注册并对注册商标实行强保护的立法精神，也扰乱了注册商标在我国市场上的统一性适用，导致相关公众混淆。^[6]

如果在申请商标注册之前，商标注册人先于未注册商标人使用商标，即未注册商标人使用商标是在商标注册人使用之后且申请商标注册之前，那么未注册商标人能否适用《商标法》第59条第3款的规定在原有使用范围内继续使用商标？答案也是否定的，因为此时注册商标人既是商标在先使用人又是商标注册人，未注册商标人没有因在先使用而获得法律利益，如果法律这时仍然承认并保护未注册商标人能够继续使用商标，将有失公正也容易导致消费者的混淆。

2、必须实际且持续地使用商标

根据《商标法》第48条的规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。无论是注册商标还是未注册商标，均须通过持续不断地投放市场、实际使用才能与消费者接触并慢慢建立联系，获得消费者的认可，积累一定的商誉从而成为具有一定影响力的商标。商标建立商誉需要巨大的资源投入，可一旦中途停用商标，会在激烈的商战中被“新人”取代，商标的影响力也会因为消费者对新商品及其商标的青睐而降低，使前期的投入付诸东流。由于《商标法》规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标^[7]，被控侵权人可以提出侵权损害赔偿抗辩。^[8]因此在先使用的未注册商标如果停用或者中间搁置很长时间又继续使用的，应参考前款规定的立法目的剥夺在先使用人的商标先使用权。因为若继续赋予其商标先使用权的话，有违商标法保护商标在先使用利益的初衷，也破坏了市场公平竞争秩序，导致对在先使用人给予的法律保护强于注册商标人，违背了《商标法》的立法宗旨。

（二）商标通过在先使用产生了一定的影响

商标因在先使用具有了一定的市场知名度和商誉，产生了一定的影响，这是构成商标先使用权的实质要件。这里具有一定的影响不需要达到为相关公众熟知的驰名程度，否则直接适用《商标法》第13条第2款的规定按未注册的驰名商标予以保护。

2005年12月国家工商行政管理总局公布的《商标审查及审理标准》中规定，“认定商标是否有一定影响，应当就个案情况综合考虑相关公众对该商标的知晓情况，该商标使用的持续时间和地理范围，该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围等因素，但并非每一案件的认定都必须满足全部因素。”司法实践中在认定商标是否有一定影响时可以参考上述规定，但笔者认为应增加更多考虑的因素比如消费者群体，有不少的商品并非针对所有人群，那么能在对应的消费者群体中拥有一定的知名度也能满足要求。还应考虑市场占有率，现在电子商务如此发达，很多消费者通过网上购物，如果能在各大网上商城享有一定的知名度也能使商标具有一定影响，因此不仅要考虑线下的市场占有率，也要考虑线上的市场占有率。故法官在司法实践中认定在先使用商标是否具有一定影响时要尽可能地将各种因素考虑权衡进去。

值得注意的是，由于商标权具有严格的地域性，他人在国外在先使用并具有一定影响的商标，是不能直接按照我国《商标法》第59条第3款的规定享有商标先使用权的。除非该外国商标与其商品或服务来到中国，在中国境内通过在先使用并具有一定影响，我国商标法可赋予其商标先使用权。

（三）在先使用的商标与注册商标相同或者近似并且使用的商品或服务相同或者类似

注册商标专用权是指商标权人在核定的商品或服务上使用商标，并排除他人未经许可在相同或者类似的商品或者服务上使用相同或者近似标志的权利。^[9]如果在先使用的商标跟注册商标既不相同也不近似，并且使用在既不相同也不类似的商品或服务上，那么在先使用人当然可以继续使用商标甚至可以将该商标申请注册，因为它没有与注册商标专用权产生任何争议和纠纷。而当在先使用的商标跟注册商标相同或近似并且使用在相同或类似的商品或服务上时，其与注册商标专用权就产生了权利冲突，此时方可适用商标先使用权来保护在先使用人诚实经营所积累下来的商誉和利益。

（四）在先使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识

“原使用范围”的认定是《商标法》司法实践中一大难题，目前我国尚未出台相关司法解释来说明“原使用范围”究竟指的是什么范围。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条第3款的规定，“专利法第69条第（二）项^[10]规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”专利先用权制度的设计初衷是弥补申请在先主义的不足，如果对原有范围的解释过宽，在一定程度上会影响专利申请制度。^[11]商标先使用权在这一点上与专利先用权制度非常相似，因为其也是为了化解商标申请在先原则所导致的弊端，如果我们对“原使用范围”解释过宽，在一定程度上也会影响商标申请制度。但是专利权和商标权的性质是极大不同的，专利权的客体主要是具体的技术方案等，消费者需要的也正是这些能产生经济效益的专利技术。而商标不同，它附着于商品或者服务上，消费者消费的不是商标而是对应的商品或服务，商标只是消费者购买商品或服务时考虑的因素之一，质量、价格等才是消费者重点考虑的。但是仍然有学者借鉴专利先用权制度，认为商标在先使用人只能在原有生产规模和销售区域内使用。^[12]

笔者对此不能认同。首先，“原有生产规模”是个很机械的概念，比如在先使用人每年只生产一万个特定的（形状、颜色确定的）水杯，这是他的生产规模。那么以后的每一年他都只能生产同一款水杯一万个，试问这家企业在几年以后还能继续在商场上生存下去吗？生产规模大小其实并未侵犯注册商标专用权，因为消费者购买的是他认为心仪的质优价廉的商品，而非商标，即使有造成商品混淆之嫌，商标专用权人可以要求在先使用人附加区别标识。其次，将在先使用人继续使用商标的范围控制在“原销售范围”或者“原地域范围”，看似最能保护商标专用权人的利益，因为这样不会对其市场构成大的冲击。^[13]但是实践中其实是很难监管的。例如在先使用的商标是在湖北省具有一定的影响，其他省份的消费者一样可以通过湖北的亲友购买到该商品，现在快递物流如此便捷，此时不能认定在先使用人超出原地域范围使用商标。另外现在越来越多的经营者除了线下市场，还积极投身线上市场，互联网营销已经成为未来企业营销的重要手段。在互联网+的时代背景下，未来在先使用人如果想突破“原销售范围”或者“原地域范围”的禁锢太容易了，只需在开始使用商标时增加网络销售即可，那么在商标权人申请商标注册时在先使用人的销售范围已经覆盖全国甚至全球。

根据《商标法》第22条规定：“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。”《商标法》第23条规定：“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”笔者认为，对“原使用范围”的理解应回到其字面意义上来，即商标真正意义上的使用范围应是商标使用的商品类别和商品名称。前述“生产规模”、“销售范围”、“地域范围”均指的是商品或服务，并非商标的使用范围。按照这一思路，在商标注册人申请商标注册前，在先使用人将商标用于哪一商品类别和商品名称就是其“原使用范围”，取得商标先使用权后，只能在这一商品类别和商品名称上继续使用商标，否则即超出“原使用范围”。举个例子，在先使用人将商标用于第25类商品^[14]中的鞋子上，注册商标人将注册商标用于第25类商品中的服装上，此时属于类似商品上的商标冲突，适用《商标法》第59条第3款后，在先使用人可以继续在鞋子上使用商标。但是如果他在服装、帽子上使用该商标就超出了“原使用范围”，不能享有不侵权抗辩，构成侵权。因为未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯商标专用权。如果在先使用人将商标继续使用在第30类商品^[15]中，除非注册商标是驰名商标，否则因为与25类商品既不相同也不类似，不构成侵权，也不属于超出“原使用范围”，甚至在先使用人可以将该商标在第30类商品上申请注册。因此，“原使用范围”是指商标使用在相同或相似商品类别上时，注册商标人申请商标注册前在先使用人使用商标的商品类别和商品名称。当然如果在先使用人继续使用商标，容易使消费者产生混淆，注册商标专用权人是可以要求其附加适当区别标识。

结语

《商标法》第59条第3款规定的商标先使用权，肯定了商标“使用”的价值。但对于该条款如何理解与适用，本文仅作了粗浅剖析，以供参考，今后还有待司法实践和行政执法实践进一步明确和完善。

参考文献：

[1]焦李红，《未注册商标使用的认定》，硕士学位论文，郑州大学，2013年。

[2]曹新明，《商标先用权研究——兼论我国《商标法》第三修正案》，法治研究，2014年第9期。

[3]杜颖，《商标先使用权解读<商标法>第59条第3款的理解与适用》，中外法学，2014年第5期。

[4]王莲峰，《商标先用权规则的法律适用——兼评新<商标法>第59条第3款》，法治研究，2014年第3期。

[5]蒋利玮，《论商标在先使用抗辩——对新商标法第59条第3款的理解和适用》，中华商标，2013年第11期。

[6]杜颖，《商标法》第二版，北京大学出版社，2014年4月。

*作者简介：袁满（1982— ），女，湖北黄石人，湖北理工学院讲师，华中科技大学公共管理学院博士研究生，研究方向：知识产权与公共政策，13477749552，905741505@qq.com

[1]参见焦李红，《未注册商标使用的认定》，硕士学位论文，郑州大学，2013年。

[2]《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

[3]参见曹新明，《商标先用权研究——兼论我国《商标法》第三修正案》，法治研究，2014年第9期。

[4]参见杜颖，《商标先使用权解读<商标法>第59条第3款的理解与适用》，中外法学，2014年第5期。

[5]参见王莲峰，《商标先用权规则的法律适用——兼评新<商标法>第59条第3款》，法治研究，2014年第3期。

[6]参见蒋利玮，《论商标在先使用抗辩——对新商标法第59条第3款的理解和适用》，中华商标，2013年第11期。

[7]参见《商标法》第49条

[8]参见《商标法》第64条

[9]杜颖，《商标法》第二版，北京大学出版社，2014年4月。

[10]专利法第69条第（二）项规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

[11]参见孔祥俊、王永昌、李剑，《<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》。

[12]同5。

[13]同4。

[14]参见http://www.yfsb.net/fenleibiao/。

[15]同14。