2020年“武汉优秀知识产权服务案例”评选 • 候选案例推送｜专利分析为客户技术保驾护航

导读：为建立健全知识产权服务机制，积极构建我市知识产权多方服务新格局，集中展示我市代理机构知识产权服务工作的成就，深入挖掘知识产权服务案例的意义与价值，充分发挥创新典型案例的示范借鉴作用，中国（武汉）知识产权保护中心、武汉市知识产权服务协会、武汉知识产权研究会和湖北省知识产权培训(自贸区)基地开展2020年“武汉优秀知识产权服务案例”评选活动，在全市范围内向知识产权服务机构征集知识产权服务案例，从中评选十大典型案例，现将各机构申报案例进行推送，以供广大读者研读。

专利分析为客户技术保驾护航

1）丁酸纤维素树脂是纤维素树脂的下位概念，但是上位概念“纤维素树脂”的含量反而比下位概念“丁酸纤维素树脂”的含量还要少，前后矛盾，不符合专利法第二十六条第四款的规定；且本领域技术人员不清楚所述的“纤维素树脂”中是否还包括丁酸纤维素树脂，自然也就无法得到“丁酸纤维素树脂”的具体含量，且说明书中也没有提供实质性的支持，该修改超出了原申请说明书以及权利要求书的记载范围，不符合专利法第三十三条的规定；

2）修改后的权利要求1中限定了功能层包括“乙烯酸树脂”和“苯乙烯酸酐树脂”，但是根据化学命名法可知，“乙烯酸树脂”和“苯乙烯酸酐树脂”均不符合有机化合物中碳原子的成键规则，故在高分子领域中不存在；

3）修改后的权利要求1中还限定了功能层包括“氨基树脂2份～10份、不饱和聚酯3份～15份、环氧树脂1份～10份、聚氨酯2份～10份、助剂1份～5份、溶剂50份～75份”；其中，氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂都是某一类聚合物的总称，每一类均包括大量性质不同的树脂，显然并不是所有的树脂都能够实现耐高温的技术效果；助剂和溶剂也是一个上位概念，其包括大量不同种类及不同性质的助剂和溶剂，本领域技术人员也不清楚该助剂具体是什么类型的助剂以及要起到什么作用；且说明书中对功能层的成分和含量均只给出了宽泛且笼统的范围，并未给出具体的实施方式，本领域技术人员根据说明书的记载，无法确定某一大类中究竟采取哪种具体的物质以及用量多大，才能实现的耐高温的技术效果，因此，修改后的权利要求1请求保护的技术方案在说明书中没有清楚、完整的说明，所属领域技术人员难以实现本申请，说明书公开不充分，不符合专利法第二十六第三款的规定，且概括了一个较宽的保护范围，导致其得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六第四款的规定。

从该案件可以得出几个重要启示：

1. 在涉及可能出现的侵权纠纷时，不能一味从专利诉讼以及无效角度考虑，应变被动为主动，比如从公众意见的角度，主动出击，企业维权成本大大降低；

2.技术方案在采用技术秘密与专利进行双保护时（该专利申请中关于公开不充分的问题，主要是因为申请人和代理师想对技术方案的部分特征采用技术秘密进行保护），应考虑两者的尺度把握，否则容易造成公开不充分的问题；

3.专利在撰写时，一定要注重专利质量，一方面是对专利法要具备很好的理解，另一方面是对专业知识具有较深的造诣，不能依照交底书照本宣科，否则专利即使授权也只是单纯的公开，不能起到丝毫的保护意义。

附件1 向国知局就目标专利提出的公众意见书

意见陈述书

尊敬的审查员：

我们发现国家知识产权局2017年5月31日公开的一篇专利申请（此处省略）由于如下证据和理由不应该被授予专利权，希望审查员能够考虑。

一、本申请在第一次审查意见答复时对原权利要求1进行了修改，修改后的权利要求1为：

一种印花纸制作方法，其特征在于，步骤如下：

1)、制作激光全息光栅图文电化铝； 2)、将激光全息光栅图文电化铝定位烫在印有烫金底油墨的水转印纸张上； 3)、印刷辅助图文、印刷保护光油、可撕膜；

所述制作激光全息光栅图文电化铝的具体步骤为： a)、设计制作等距离的激光全息光栅图文电化铝硬压镍版， b)、在薄膜上依次涂布离型剂和功能涂料，形成离型层和功能层，再经真空镀铝之后，形成镀铝层，得到第一预制件； 将所述第一预制件在所述电化铝硬压镍板上，温度为220-280℃进行硬压，使所述激光全息光栅图文转印至所述第一预制件的功能层上，再涂布保护剂，形成保护层，得到第二预制件； c)、将所述第二预制件拉伸成等距离的激光全息光栅图文电化铝；

所述的功能层由下述质量份的原料制成：纤维素树脂8份～65份、乙烯酸树脂5份～30份、苯乙烯酸酐树脂1份～10份、氨基树脂2份～10份、不饱和聚酯3份～15份、环氧树脂1份～10份、聚氨酯2份～10份、助剂1份～5份、溶剂50份～75份；其中纤维素树脂中包括丁酸纤维素树脂5份～40份。

二、理由

申请人在对第一次审查意见通知书答复时，将原权利要求3并入原权利要求1中，并将“丁酸纤维素树脂5份～40份、纤维素树脂3份～25份”修改为“纤维素树脂8份～65份，其中纤维素树脂中包括丁酸纤维素树脂5份～40份”，但是该修改存在如下问题：

（1）丁酸纤维素树脂是纤维素树脂的下位概念，根据本申请的说明书[0069]段中记载的“丁酸纤维素树脂5份～40份、纤维素树脂3份～25份”可知，本申请先限定下位概念“丁酸纤维素树脂5份～40份”，然后限定上位概念“纤维素树脂3份～25份”，但是上位概念“纤维素树脂”的含量反而比下位概念“丁酸纤维素树脂”的含量还要少，前后矛盾，导致该权利要求1的保护范围不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定；

此外，“纤维素树脂”是一个上位概念，本领域技术人员不清楚所述的“纤维素树脂”中是否还包括丁酸纤维素树脂，自然也就无法得到“丁酸纤维素树脂”的具体含量，且说明书中也没有提供实质性的支持，因此，申请人将“丁酸纤维素树脂5份～40份、纤维素树脂3份～25份”修改为“纤维素树脂8份～65份，其中纤维素树脂中包括丁酸纤维素树脂5份～40份”，该修改超出了原申请说明书以及权利要求书的记载范围，不符合专利法第三十三条的规定。

（2）修改后的权利要求1中所限定的技术特征“乙烯酸树脂”和“苯乙烯酸酐树脂”在高分子领域中不存在，理由如下：

根据碳原子的原子结构特点和碳的成键特点可知，碳原子的最外层含有4个电子，可与其他原子形成4个共价键；

根据化学命名法可知，“乙烯酸”中有2个C，且同时存在碳碳双键（如下图所示）以及羧基（如下图所示），即羧基中的C同时还与另一个C形成碳碳双键，这将导致羧基中的C形成了5个共价键，不符合有机化合物中碳原子的成键规则，因此，“乙烯酸”这种有机化合物在高分子领域中不存在，自然也就不存在“乙烯酸树脂”；

同理，根据化学命名法可知，“苯乙烯酸”中有8个C，且同时存在苯环、碳碳双键以及羧基（如下图所示），即羧基中的C同时还与另一个C形成碳碳双键，这将导致羧基中的C形成了5个共价键，不符合有机化合物中碳原子的成键规则，因此，“苯乙烯酸”这种有机化合物在高分子领域中不存在，而有机酸的酸酐是由两个一元酸分子或一个二元酸分子缩水而成的化合物，“苯乙烯酸”已经不存在，也无法形成“苯乙烯酸酐”，自然也就不存在“苯乙烯酸酐树脂”；

。

（3）修改后的权利要求1中还限定了功能层中“氨基树脂2份～10份、不饱和聚酯3份～15份、环氧树脂1份～10份、聚氨酯2份～10份、助剂1份～5份、溶剂50份～75份”；其中，氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂都是某一类聚合物的总称，每一类均包括大量性质不同的树脂；助剂和溶剂也是一个上位概念，其包括大量不同种类及不同性质的助剂和溶剂，且本领域技术人员也不清楚该助剂具体是什么类型的助剂以及要起到什么作用；

根据本申请的说明书[0042]段记载的“上述功能层是具有成像功能的涂料层，该涂料层通过特定树脂成分、含量的筛选和配比，使所述的涂料层具有耐高温的技术效果”可知，本申请的功能层是通过特定树脂成分达到耐高温的效果，然而氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂中含有大量性质不同的树脂，显然并不是所有的树脂都能够实现本申请的耐高温的技术效果，也不是所有的助剂和溶剂都能用于本申请；

而本申请的说明书中对功能层的成分和含量，均只给出了宽泛且笼统的范围，并未给出具体的实施方式，本领域技术人员根据本申请说明书的记载，无法确定某一大类中究竟采取哪种具体的物质以及用量多大，才能实现本申请的耐高温的技术效果，因此，修改后的权利要求1请求保护的技术方案在说明书中没有清楚、完整的说明，所属领域技术人员难以实现本申请，不符合专利法第二十六第三款的规定；

此外，由于说明书中没有公开“氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂”以及“助剂和溶剂”所采用的具体物质以及含量，无法对修改后的权利要求1提供足够的依据和支持，因此，修改后的权利要求1概括了一个较宽的保护范围，导致其得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六第四款的规定。

综上所述，本申请由于不清楚、得不到说明书支持、公开不充分、以及修改超范围而不能获得专利法保护，恳请审查员考虑本意见，驳回本申请。

                                                   张三

                                            2019年9月10日

附件2 该专利第一次审查意见

附件3 该专利驳回决定