2020年“武汉优秀知识产权服务案例”评选 • 候选案例推送｜武汉鼎灵知识产权管理有限公司维权系列案例

导读：为建立健全知识产权服务机制，积极构建我市知识产权多方服务新格局，集中展示我市代理机构知识产权服务工作的成就，深入挖掘知识产权服务案例的意义与价值，充分发挥创新典型案例的示范借鉴作用，中国（武汉）知识产权保护中心、武汉市知识产权服务协会、武汉知识产权研究会和湖北省知识产权培训(自贸区)基地开展2020年“武汉优秀知识产权服务案例”评选活动，在全市范围内向知识产权服务机构征集知识产权服务案例，从中评选十大典型案例，现将各机构申报案例进行推送，以供广大读者研读。

1.上海某餐饮公司韩国商标异议案例

本案异议申请人是上海某餐饮公司。其主要使用的商标为创始人独立设计，结合其特色制作方法，产品一经推出后，便俘获众多拥趸，门店遍布中国主要省市。该品牌近年来在国内飞速成长，亦获得社会认可，迅速成长为行业最具潜力的品牌、中国百强企业。

2019年该公司计划进军海外市场，委托我司进行相关知识产权规划布局。结合该公司意向开拓海外市场以及品牌产品特色，我司进行了海外知识产权保护方案的定制。确定方案接受客户委托后，我司迅速推进海外商标注册进程。

在韩国商标申请的检索阶段，我们发现另一家餐饮公司已经在韩国抢先注册申请了该商标。在告知客户相关情况以及处理措施建议后，我司也对抢注人进行了背景调查，该抢注人同为上海餐饮企业、且其旗下的主营产品亦为同类型。

韩国商标法主要遵循申请在先原则，客户在韩国并未实际使用商标，我司建议客户着重提供该商标合法有效在先权利证据，强调该商标标识为其原创、是商标真实使用者。客户在国内已取得该商标注册权，结合其品牌成长历程故事，以及该商标近几年来大量宣传和不断使用的证据材料，作为证明其商标真实使用者的有力证据。同时，对抢注人的背景调查也为该案件提供了另一个突破口。经调查，抢注人公司之管理人员与客户公司曾存在雇佣关系，那么这其中就涉及不正当竞争和不诚实使用商标，我司亦将此作为论点在异议理由中提交。

目前商标异议结果已出，2020年11月韩国特许厅裁定异议理由成立，该抢注商标已被无效。

企业在寻求海外知识产权保护时，还是应当尽早布局，从源头规避被抢注的问题。值得注意的是，在海外维权过程中，很多案例都是公司自己的经销商或代理商抢注了商标，且可能不限于某一国家地区的抢注。在实务中我司就曾遇到过在多个国家被抢注商标的情况。所以企业在开拓海外市场之前，就应当前瞻性进行知识产权布局。在维权之时，花费精力财力是不可避免的，许多真实的案例说明，如吝惜前期的投入，后患无穷。

2.某大型国企商标无效宣告案例

    本案无效宣告申请人为武汉某公司，其主要使用的商标曾被认定为“武汉市著名商标”、“湖北省著名商标”，并且经过申请人多年的使用和宣传，已经达到驰名的程度。2019年，本案申请人聘请我公司担任其知识产权顾问，对其主要商标做维权工作。我公司于2019年12月份在对其主要商标监控中，发现山东某新材料公司在第35类销售展示架出租、兽药零售或批发服务项目注册了客户商标。由于本案申请人的主要商标并没有在销售展示架出租、兽药零售或批发服务上注册，所以维权方面存在困难。

2020年1月，我公司在分析本案申请人在第35类其他服务上注册的在先权利商标情况后，立即建议申请人提起无效宣告程序。本案中我公司建议提起无效宣告申请是基于以下几点原因：

一、本案申请人虽然没有在销售展示架出租服务、兽药零售或批发服务上注册商标，但是申请人在第35类“广告、推销（替他人）”等服务注册有在先权利商标。我公司提出的理由是销售展示架出租、兽药零售或批发服务项目与“广告、推销（替他人）”等服务项目属于类似服务，在服务目的、内容、方式、对象等方面具有较大的关联性。

二、本案申请人的主要商标获得过“武汉市著名商标”、“湖北省著名商标”的认定，在全国范围内具有极高知名度和影响力，已经到达驰名的程度。在《商标法》的规定中，对于驰名商标给予更大范围的保护，即可以跨类别、跨群组保护。

三、我公司通过检索大量商标无效宣告案例，发现有部分案例与本案情况相似，可以作为本案审查的参考依据。

我公司在提交无效宣告申请后，又补充提交申请人第35类广告等服务上大量使用主要商标的证据材料（展会、新媒体平台等多种形式的宣传资料）以及申请人主要商标被认定为“武汉市著名商标”、“湖北省著名商标”的材料及荣誉证书。

国家知识产权在本案评审阶段，认可我公司对本案争议商标提起无效宣告的理由，并裁定本案争议商标无效。

本案对无效宣告申请有如下启示：

一、企业的知识产权布局很重要，随着我国经济的发展，会出现新的商品与服务项目，企业要及时补充注册新增加的商品与服务项目，对自己的核心品牌要进行类别、全群组保护。

二、企业注册商标后要进行实际使用，并且要保存自己商标使用材料。商标通过在市场上的流通、使用，一方面，可以作为使用证据防止商标被撤销；另一方面，可以作为商标无效宣告申请程序维权的证据。

三、企业要注意对自己的商标进行监控，遇到有“傍名牌”、“搭便车”的行为要及时找专业知识产权机构代理提起商标行政程序。如异议、无效宣告等程序，防止自己的商标显著性被弱化，造成后期维权成本高，不利于核心品牌的建立。

3.某调味品集团公司商标无效宣告案例

    本案无效宣告申请人为调味品界领军人物，其主要使用商标在2002年就被认定为“驰名商标”，其调味品畅销全国，是深受广大消费者喜爱的高知名度、高美誉度产品。鉴于该公司在调味品行业的知名度和影响力，从不缺乏企图蹭名牌，搭便车的现象，为合法有效的维护自身权益，该公司委托我司作为知识产权顾问，处理商标维权事项。

在维权过程中，我们对该公司拥有的商标进行实时监控。

本次案例中，被申请人为餐饮行业公司，众所周知，餐饮行业与申请人所在行业有不可分割的联系。而被申请人避开申请人驰名商标类别，在其他类别注册与驰名商标相同的商标，以便避开法律规制，达到搭便车的目的。

在维权过程中，基于商标的个案认定原则，我司建议申请人提交商标的驰名证据，在先使用证据，申请在本案中对商标进行驰名商标认定；二是将争议商标的存在损害了申请人的商号权作为理由提交；三通过对被申请人的背景调查，发现其大规模注册与申请人商标相同文字的商标，具有明显的主观恶意。

目前，该案在经过异议、无效、一审程序后，该争议商标已被予以无效宣告。

在驰名商标实际维权过程中，商标侵权已经不仅仅在同类别上出现，跨类侵权才是当下最常见的手段，我们需要灵活运用商标法第十三条对驰名商标进行跨类保护，提供足以认定商标经过大面积使用，为观众所熟知的证据，才是维护自己权益的根本。

同时，因为商标的申请注册具有时效性，商标维权行为需要尽早，对于商标侵权行为的适时监控，是维权过程中必不可少的一环，企业在维护自身商标权益上的前期投入是不可避免的，及早发现，及时制止，才能更好的维护自身权益。

4.某知名小吃商标驳回复审案例

本案申请人是武汉一家知名的小吃店，为自己的商标在43类难以注册头疼不已，也找过其他代理机构，注册都未成功。

我司接受客户委托，经查询后发现，申请人要申请的商标在43类已经有人申请了一模一样的，所以申请人之前的商标注册申请会被驳回，我们又查询到申请人在更早的2009年已经申请并核准了多件商标。由于申请人的品牌在武汉小吃界知名度很高，且也有在先的商标。我们给客户制定了注册方案，对他人抢注的商标提起无效宣告并同时注册申请新的商标，由于无效宣告的审理和注册申请的审理可能出结果时间会不同，注册申请有可能还会涉及到驳回复审程序，通过我们对案件的分析，客户接受了我们的方案，并同时将申请人的另一件近似商标转让至本案申请人名下。

本案涉及的引证商标一的无效宣告案，客户在武汉当地知名度高，但是因为是一个小吃店，店面也不大，基本没有自己做过宣传，所有的知名度也是客户口口相传经过多年的时间沉淀积累而来。43类餐饮是客户的主营行业，但是在该类的注册上早期注册的商标加上了店铺的地址导致后续品牌商标被抢注。客户能够证明自己的知名度证据也不多。为了能顺利无效掉客户被抢注的商标，我们也在互联网上帮助客户收集知名度的证明。采集了外地网红探店知名小吃的视频，其中就有客户的店铺。又收集了各个主流餐饮APP的小吃网络排名。

最终，经过我们的努力，本案于2020年7月18日审理完结，驳回复审成功。客户的商标也在2020年11月14日核准注册。

5.某知名建材企业商标无效宣告案例

本案无效申请人是武汉公司，其主要使用的商标曾被认定为“中国驰名商标”，在国内具有极高知名度。但该公司在非主营商品的其他类别上并未注册商标，我们在为客户做商标监控的过程中发现争议某商标申请人在客户的非主营商品上抢注了与客户近似度非常高的图形商标，该商标已经被核准注册，于是建议客户对争议商标提起无效宣告。本案难点在于，客户再争议商标类别并未注册申请，没有再先商标权，我司主张《商标法》十三条三款、三十二条，最终商评委支持我方主张《商标法》三十二条无效理由，2018年9月27裁定争议商标予以无效。

6.帮助客户维权，代理客户成功应对派拉蒙电影公司系列商标确权纠纷案件

本案中世界知名的电影制片和发行公司派拉蒙电影公司以客户申请注册的“阿甘”系列商标侵犯其著作权并易产生不良影响为由，向国家知识产权局提出系列商标异议。我公司帮助客户积极维权，代理维权法律事务，帮助客户广泛收集证据，提供专业处理意见并进行答辩。案件结果：国家知识产权局认为派拉蒙电影公司提供的证据不足以证明被异议商标的注册使用会使消费者产生于异议人该电影名称有必然的的联系，异议人称异议商标的申请注册侵犯其著作权并具有不良影响，异议理由官方不予支持，且异议人另称被异议人违反诚实信用原则等缺乏事实依据。

    最终客户被异议的20余件商标全部成功注册，成功维护了客户的正当合理商标权益。